KHO:2016:191

Tavaramerkki – Sekaannusvaara – Aikaisempi oikeusperuste – Etusija – Erottamiskyky – Vakiintunut tunnus – Aikaisempi rinnakkaisrekisteröinti

Vuosikirjanumero: KHO:2016:191
Antopäivä: 30.11.2016
Taltionumero: 5082
Diaarinumero: 326/2/15
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2016:191

Tavaramerkkilain aikaisempaan oikeusperusteeseen perustuvaa etusijaa koskeva säännös ei soveltunut tavaramerkin MENU (kuvio) rekisteröinnin edellytyksiä koskevaan arviointiin. Hakijan oma tavaramerkkioikeus, joka oli etuoikeudeltaan esterekisteröintiä aikaisempi, saattoi kuitenkin estetavaramerkin erottamiskykyä heikentämällä vaikuttaa sekaannusvaaran arviointiin. Sama päätelmä oli tehtävissä siitä, että hakijalle oli aikaisemmin rekisteröity samankaltainen tavaramerkki esterekisteröinnin sitä tuolloin estämättä. Esillä olevan tavaramerkin rekisteröintiä ei kuitenkaan voinut perustaa siihen, että hakijalle oli tätä aikaisemmin rekisteröity samankaltainen tavaramerkki estemerkistä huolimatta.

Tavaramerkkilaki 6 § 1 momentti (996/1983), 7 § (7/1964) ja 14 § 1 momentti (996/1983) 9 kohta (56/2000) sekä 9 §, 6 § 1 momentti 2 kohta ja 14 § 1 momentti 7 kohta ja 2 momentti

HE 24/2016 vp

Päätös, josta valitetaan

Markkinaoikeus 22.12.2014 nro 934/14

Asian aikaisempi käsittely

Patentti- ja rekisterihallitus on 7.6.2012 tekemällään päätöksellä hyväksynyt Kespro Oy:n 14.12.2010 tekemän hakemuksen nro T201003631 tavaramerkin Menu (kuvio) rekisteröinnistä luokkien 3‒5, 10, 16, 21, 25 ja 31‒34 tavaroiden sekä luokkien 35, 39, 41 ja 43 palvelujen osalta.

Linkki kuvioon

Hakemus on hylätty seuraavien tavaroiden osalta:

Luokka 29 Liha, kala, siipikarja ja riista; lihauutteet; säilötyt, pakastetut, kuivatut ja kuumentamalla valmistetut hedelmät ja vihannekset; hyytelöt, hillot, hedelmähillokkeet; munat, maito ja maitotuotteet; ravintoöljyt ja -rasvat.

Luokka 30 Kahvi, tee, kaakao, sokeri, riisi, tapioka, saago, kahvinkorvike; jauhot ja viljavalmisteet, leipä, leivonnaiset ja makeiset, jäätelöt; hunaja, siirappi; hiiva, leivinjauhe; suola, sinappi; etikka, kastikkeet (mauste-); mausteet; jää.

Rekisteröitäväksi haettu merkki on Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen perustelujen mukaan sekoitettavissa luokkien 29 ja 30 tavaroiden osalta samoja ja samankaltaisia tavaroita varten rekisteröityyn yhteisön tavaramerkkiin nro 388462 MENU (kuviomerkki). Estemerkin ja haetun merkin ainoat sanat ovat identtiset. Myös merkkien määräävät kuvioelementit muistuttavat toisiaan. Merkki on kokonaisuutenakin arvioiden sekoitettavissa estemerkkiin.

Hakija on vastineessaan viitannut aikaisempaan tavaramerkkirekisteröintiinsä nro 122412 MENU (kuviomerkki), joka ei kuitenkaan ole identtinen haetun merkin kanssa. Aikaisempaan oikeusperusteeseen voidaan vedota vain identtisten merkkien osalta.

Yhtiö on hylätyiltä osin valittanut päätöksestä Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakuntaan. Asia on patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaanpanosta annetun lain (1130/2013) 2 §:n nojalla siirtynyt markkinaoikeuden käsiteltäväksi hallintolainkäyttölaissa säädetyllä tavalla.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Markkinaoikeus on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt valituksen.

Markkinaoikeus on perustellut päätöstään seuraavasti:

Asian tarkastelun lähtökohdat

Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt valittajan hakemuksen siltä osin kuin se on koskenut luokkien 29 ja 30 tavaroita katsoen haetun merkin Menu (kuvio) olevan sekoitettavissa aikaisemman hakemuksen perusteella rekisteröityyn yhteisön tavaramerkkiin numero 388462 MENU (kuvio). Patentti- ja rekisterihallitus on asiassa viitatun aikaisemman tavaramerkkirekisteröinnin numero 122412 Menu (kuvio) osalta todennut päätöksessään, että aikaisempaan oikeusperusteeseen voidaan vedota vain identtisten merkkien osalta. Muilta osin Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt hakemuksen.

Asiassa on kysymys siitä, onko rekisteröitäväksi haettu merkki Menu (kuvio) sekoitettavissa yhteisön tavaramerkkiin numero 388462 MENU (kuvio) luokkien 29 ja 30 tavaroiden osalta, ja siitä, mikä merkitys sekoitettavuusarvioinnissa on annettava sille, että valittajalla on voimassa oleva aiempi kansallinen tavaramerkkirekisteröinti numero 122412 Menu (kuvio) luokkien 29 ja 30 tavaroille.

Tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin (996/1983) 9 kohdan (56/2000) mukaan tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä, jos se on sekoitettavissa lain 57 §:ssä tarkoitettuun yhteisön tavaramerkkiin, joka on rekisteröity aikaisemman hakemuksen perusteella.

Tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin (996/1983) mukaan tunnusmerkkien katsotaan mainitun lain mukaan olevan toisiinsa sekoitettavissa vain, jos ne tarkoittavat samoja tai samankaltaisia tavaralajeja.

Merkit ovat sekoitettavissa, jos yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä taikka mahdollisesti taloudellisessa etuyhteydessä tai taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä. Merkkien sekoitettavuutta koskevan kokonaisarvioinnin on kyseisten merkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan ja huomioon on otettava erityisesti tavaramerkkien erottamiskykyiset ja hallitsevat osat. Sillä, miten kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkit, on ratkaiseva merkitys sekoitettavuuden kokonaisarvioinnissa. Keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkin tavallisesti yhtenä kokonaisuutena eikä tarkastele sen eri yksityiskohtia. Merkkien välistä sekoitettavuutta on pidettävä sitä suurempana, mitä samankaltaisempia ovat ne tavarat ja palvelut, joita tavaramerkit kattavat.

Sekoitettavuuden kokonaisarviointi

Haetun merkin Menu (kuvio) kattamat tavarat luokissa 29 ja 30 ovat samoja kuin esteeksi asetetun yhteisön tavaramerkin numero 388462 MENU (kuvio) kattamat tavarat luokissa 29 ja 30, lukuun ottamatta pakastettuja hedelmiä ja vihanneksia sekä hyytelöitä, hilloja ja hedelmähillokkeita, joita on kuitenkin pidettävä hyvin samankaltaisina esteeksi asetetun merkin kattamien tavaroiden kanssa.

Koska kysymyksessä olevien merkkien kattamat tavarat ovat päivittäistavaroita, kohdeyleisö koostuu näiden tavaroiden tavanomaisen valistuneista sekä kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista keskivertokuluttajista. Tällaisen keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste kysymyksessä olevien tavaroiden osalta ei ole korkea.

Sekä haettu merkki että esteeksi asetettu merkki ovat kuviomerkkejä.

Haetussa merkissä on mustalle suorakulmion muotoiselle taustalle kirjoitettu yksinkertaisella kirjasinlajilla valkoisella sana "Menu", jonka u-kirjaimen yhteydessä on mainitun kirjaimen oikeasta reunasta lähtevä ja osittain mustan taustan ulkopuolelle ulottuva valkoinen kokinhattu.

Myös esteeksi asetetussa merkissä on mustalle suorakulmion muotoiselle taustalle kirjoitettu yksinkertaisella kirjasinlajilla valkoisella sana "MENU". Sanan u-kirjaimen yhteydessä on mainitun kirjaimen yläpuolella ja osittain mustan taustan ulkopuolelle ulottuva valkoinen kokinhattu. Esteeksi asetetun merkin musta suorakulmion muotoinen tausta muistuttaa auki rullattua paperia, jonka kummassakin päässä näkyy rullaa. Lisäksi esteeksi asetetun merkin alaosassa on vaakasuora kaksoisviiva ja merkin yläosassa mustan taustan kohdalla puoliympyrän muotoisen kaaren muodostava kaksoisviiva.

Sana "menu", jonka suomalainen keskivertokuluttaja ymmärtää tarkoittavan ruokalistaa, on kysymyksessä olevia tavaroita kuvaileva, ja sitä on pidettävä vain heikosti erottamiskykyisenä kysymyksessä oleville tavaroille. Moniosaisen tavaramerkin osatekijän mahdollinen heikko erottamiskyky ei välttämättä merkitse sitä, että se ei voi olla hallitseva osa, jos se muun muassa merkissä sijaintinsa tai kokonsa vuoksi voi hallita kuluttajan mieltämistapaa ja jäädä tämän muistiin.

Sekä haetussa merkissä että esteeksi asetetussa merkissä kohdeyleisön huomio kiinnittyy niissä keskeisessä asemassa olevaan ainoaan sanaan "menu", eikä kummassakaan merkissä olevilla tavanomaisina pidettävillä kuvio-osilla ole merkkiä kokonaisuutena tarkasteltaessa juurikaan merkitystä. Molempien merkkien hallitsevana osana on siten pidettävä sanaa "menu".

Ulkoasultaan haettu merkki ja esteeksi asetettu merkki ovat hyvin samankaltaiset. Molempien merkkien hallitsevan osan muodostava ainoa sana on sama. Merkkien ulkoasun samankaltaisuutta korostavat merkeissä olevat musta tausta ja kokinhattu, jotka ovat lähes samoja. Merkkien kuvio-osien vähäinen eroavaisuus ei riitä poistamaan samankaltaisuutta. Lausuntatavaltaan ja merkityssisällöltään merkit ovat samoja.

Merkit ovat siten lähes samanlaiset.

Sekoitettavuus voi erityisesti merkkien samankaltaisuuden ja niiden kattamien tavaroiden samankaltaisuuden vuoksi olla olemassa silloinkin, kun aikaisempi tavaramerkki on heikosti erottamiskykyinen.

Kysymyksessä olevien tavaroiden osittaisen samuuden ja osittaisen hyvin samankaltaisuuden sekä merkkien korkean samankaltaisuuden asteen huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että haettu tavaramerkki Menu (kuvio) on kokonaisuutena arvioiden sekoitettavissa yhteisön tavaramerkkiin numero 388462 MENU (kuvio).

Valittajan aikaisemman tavaramerkin merkitys

Valittaja on esittänyt, että sillä on tavaramerkkilain 7 §:n (7/1964) nojalla aikaisempi oikeusperuste tavaramerkkiin Menu luokkien 29 ja 30 tavaroille, mikä on otettava huomioon sekoitettavuutta vähentävänä tekijänä.

Tavaramerkkilain 7 §:n (7/1964) mukaan, jos useat 1 tai 2 §:n nojalla vaativat yksinoikeutta tavaran tunnusmerkkeihin, jotka ovat toisiinsa sekoitettavissa, on etusija sillä, joka voi vedota aikaisimpaan oikeusperusteeseen, mikäli muuta ei johdu siitä, mitä mainitun lain 8 (39/1993) tai 9 §:ssä (7/1964) säädetään.

Korkein hallinto-oikeus on 20.8.2013 antamassaan päätöksessä taltionumero 2575 (DOMUS DECORA) katsonut, ettei tavaramerkkilain 7 §:n säännöksestä tai sen esitöistä (HE 128/62 vp) voida johtaa oikeutta rekisteröidä aikaisemmalla rekisteröinnillä suojatun tavaramerkin variaatiota tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 9 kohdan perusteella huomioon otettavasta rekisteröintiesteestä riippumatta. Korkein hallinto-oikeus on myös päätöksellään 18.3.2014 taltionumero 816 (Smart Sma) pysyttänyt Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunnan päätöksen, jossa valituslautakunta on tulkinnut rekisteröinnin esteitä samalla tavoin.

Markkinaoikeus katsoo korkeimman hallinto-oikeuden päätöksistä ilmenevän oikeusohjeen perusteella, ettei valittajan aikaisemmalla tavaramerkkirekisteröinnillä ole merkitystä arvioitaessa sekoitettavuutta haetun merkin Menu (kuvio) ja yhteisön tavaramerkin numero 388462 MENU (kuvio) välillä.

Johtopäätös

Edellä esitetyillä perusteilla rekisteröitäväksi haettu merkki Menu (kuvio) on sekoitettavissa yhteisön tavaramerkkiin numero 388462 MENU (kuvio) luokissa 29 ja 30. Tämän vuoksi valitus on hylättävä.

Asian ovat ratkaisseet markkinaoikeuden jäsenet Maarit Lindroos, Riitta Hämäläinen ja Christer Brännkärr (eri mieltä).

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Yhtiö on valituksessaan vaatinut, että markkinaoikeuden päätös kumotaan, Patentti- ja rekisterihallituksen päätös kumotaan siltä osin kun tavaramerkkihakemus on hylätty ja hakemus palautetaan Patentti- ja rekisterihallitukselle tavaramerkin rekisteröimiseksi kaikkien haettujen tavaroiden ja palveluiden osalta.

Yhtiö on vaatimustensa tueksi viitannut kaikkeen asiassa aikaisemmin esittämäänsä sekä esittänyt muun ohella seuraavaa:

Yhtiön merkin ei voida katsoa olevan sekoitettavissa aikaisemmin rekisteröityyn EU-tavaramerkkiin 388462. Vertailtavina olevien merkkien yhteinen sana MENU on suomalaisten tuntema, ruokalistaa tarkoittava sana, joka on elintarvikkeita kuvaileva ja siten erottamiskyvytön. Yhtiön aikaisemmissa MENU-sanan sisältävissä rekisteröinneissä sanalle on vaadittu erottamislausumaa, mikä osoittaa merkin olevan kuvaileva ja erottamiskyvytön. Myös valituksenalaisessa päätöksessä on todettu, että sana menu on kysymyksessä olevia tavaroita kuvaileva. Menu-sanan kuvailevaisuus ja erottamiskyvyttömyys on siten kiistaton tosiseikka.

Merkkien samankaltaisuutta arvioitaessa on painopiste merkkien erottamiskykyisissä ja hallitsevissa osissa. Merkkien yhteinen osa MENU ei ole erottamiskykyinen ja siten merkkejä ei voida katsoa tämän yhteisen sanan perusteella samankaltaisiksi.

Haettu tavaramerkki eroaa visuaalisesti selvästi esteeksi esitetystä merkistä, jossa hallitsevassa asemassa ovat ylhäällä keskeltä kaareva kaksoisviiva ja alhaalla oleva suora kaksoisviiva, joilla on olennainen merkitys merkin kokonaisvaikutelmassa. Musta alusta, jolle sana MENU on kirjoitettu, esittää auki rullattua paperia, jonka molemmissa päissä näkyy rullaa. Sana MENU on kirjoitettu hyvin pienellä ja se jää siten vähäisempään asemaan merkissä.

Haettu merkki on kokonaisvaikutelmaltaan huomattavasti yksinkertaisempi ja pelkistetympi musta, kulmistaan pyöristetty suorakulmio.

Merkkien kuvio-osilla on olennainen vaikutus niiden muodostamaan kokonaisvaikutelmaan. Erityisesti esteeksi esitetyssä merkissä kuvio-osa vie valtaosan merkin pinta-alasta, joten sitä ei voida pitää vähäisenä, vaan merkin hallitsevana elementtinä.

Oikeuskäytännössä on vahvistettu, ettei merkin erottamiskyvytöntä osaa voida pitää yhdistelmämerkin hallitsevana osana. Elintarvikkeiden keskivertokuluttaja ei miellä sanaa MENU osoitukseksi tuotteiden kaupallisesta alkuperästä, vaan kuvailevaksi yleiskielen sanaksi. Kuluttajat eivät sekoita tavaramerkkejä kuvailevien sanojen perusteella, vaan ovat tottuneet siihen, että useiden eri valmistajien tuotteiden yhteydessä käytetään kuvailevia sanoja ja kaupallinen alkuperä tulee tunnistaa muilla keinoin. Tämän johdosta sekaannusvaaraa ei välttämättä ole, vaikka merkkeihin sisältyisikin sama sanallinen elementti.

Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä on vahvistettu johdonmukaisesti, että merkkien yhteinen erottamiskyvytön sanallinen elementti ei saa aikaan sekaannusvaaraa. Esimerkkinä tästä on Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto OHIM:n väiteosaston päätös asiassa B2316050, jossa oli kysymys kahdesta VITAMINAS sanasta muodostuvasta kuviomerkistä.

Unionin tuomioistuin on tuomiossaan asiassa C-254/09 P vahvistanut, että kahden tavaramerkin samankaltaisuuden arviointi edellyttää, että kumpaakin tavaramerkkiä tarkastellaan kokonaisuudessaan. Tuomion mukaan kokonaisvaikutelmaa, joka moniosaisesta tavaramerkistä jää asianomaisen kohdeyleisön muistiin, voi joissain olosuhteissa hallita yksi tai useampi tavaramerkin osatekijä. Kuitenkin ainoastaan silloin, kun kaikki muut tavaramerkin osatekijät jäävät merkityksettömiksi, samankaltaisuutta voidaan arvioida yksinomaan hallitsevan osatekijän perusteella.

Päätös osoittaa, että markkinaoikeuden johtopäätös, joka perustuu yksinomaan merkkien sisältämään sanaan MENU on virheellinen myös siinä tapauksessa, että sana MENU katsottaisiin merkkien hallitsevaksi osaksi.

Kun tavaramerkkejä arvioidaan kokonaisuuksina ja otetaan huomioon merkkien erilaisten kuvio-osien vaikutus merkkien kokonaisvaikutelmiin, tulee katsoa, ettei sekaannusvaaraa ole olemassa.

Markkinaoikeuden eri mieltä ollut jäsen on oikeuskäytännössä vahvistetun mukaisesti katsonut, että hakijan aikaisemman, nyt haettua merkkiä hyvin läheisesti muistuttavan tavaramerkin MENU johdosta on katsottava, ettei sekaannusvaaraa ole. Tämä johtopäätös on oikea.

Oikeuskäytännössä ratkaisussa KHO 14.5.2010 taltionro 1144 on vahvistettu, että sekoitettavuutta vähentävänä tekijänä on otettava huomioon haetun tavaramerkin haltijan aikaisempi tavaramerkkioikeus väitetyn sekoitettavuuden perusteena olevaan elementtiin. Kun yhtiöllä on aikaisempi tavaramerkkioikeus, joka sisältää sanan MENU, joka on tässä tapauksessa väitetyn sekoitettavuuden perusteena, on kyseinen aikaisempi oikeus otettava huomioon sekoitettavuutta vähentävänä tekijänä. Yhtiön aikaisempi oikeus on otettava huomioon myös sen vuoksi, että yhtiön aikaisempi rekisteröinti sisältää myös kokinhattua esittävän kuvioelementin.

Edellä mainitussa ratkaisussa vahvistettua oikeusohjetta on noudatettu myös, kun yhtiölle on rekisteröity tavaramerkki MENU (kuvio) numerolla 210496. Nyt esteeksi esitetty yhteisön tavaramerkki MENU (kuvio) oli haettu sitäkin aikaisemmin, mutta koska yhtiöllä oli aikaisempi tavaramerkkioikeus 122412 MENU (kuvio), ei sekoitettavuutta katsottu olevan. Samaa tulkintaa olisi noudatettava myös tässä tapauksessa.

Myös korkeimman hallinto-oikeuden päätöksessä KHO 20.8.2013 taltionro 2576 on viitattu edellä mainittuun ratkaisuun KHO 14.5.2010 nro 1144 ja vahvistettu oikeusohje, että sekoitettavuutta vähentävänä tekijänä on otettava huomioon hakijan aikaisempi tavaramerkkioikeus väitetyn sekoitettavuuden perusteena olevaan elementtiin. Patentti- ja rekisterihallitus ja markkinaoikeus ovat tulkinneet korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiä virheellisesti katsoessaan, että hakijan aikaisemmalla tavaramerkkirekisteröinnillä ei ole merkitystä.

Vaikka aikaisemmalla rekisteröinnillä ei ole yksin ratkaisevaa merkitystä ratkaistaessa rekisteröinnin edellytyksiä, on aikaisempi tavaramerkkioikeus kuitenkin otettava huomioon sekoitettavuutta vähentävänä tekijänä.

Samaa oikeusohjetta on noudatettava tässä tapauksessa ja katsottava, että kun väitetyn sekoitettavuuden perusteena oleva sana MENU on vain hyvin heikosti erottamiskykyinen ja kun hakijalla on sanaan MENU sekä merkeissä esiintyvään kokinhattua esittävään kuvioelementtiin aikaisempi tavaramerkkioikeus ja kun vertailtavana olevissa tavaramerkkikokonaisuuksissa on huomattavia eroja, ei sekaannusta aiheudu, eikä perusteita hakemuksen hylkäämiseen ole.

Patentti- ja rekisterihallitus on valituksen johdosta antamassaan lausunnossa todennut, että valituskirjelmässä on lähinnä toistettu aikaisemmissa vaiheissa esitetty eikä siinä ole esitetty mitään sellaista, mikä antaisi aiheen muuttaa markkinaoikeuden päätöstä.

Yhtiö on vastaselityksessään toistanut vaatimuksensa sekä esittänyt muun ohella seuraavaa:

Patentti- ja rekisterihallituksen näkökanta tavaramerkkien sekoitettavuudesta on oikeuskäytännön vastainen.

Oikeuskäytännössä on vahvistettu, että "sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on kyseisten tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat." (C‑120/04, Thomson Life)

Mainitussa päätöksessä on myös todettu, että "tutkittaessa sitä, onko sekaannusvaara olemassa, kahden tavaramerkin välisen samankaltaisuuden arviointi ei tarkoita sitä, että huomioon otetaan ainoastaan yksi moniosaisen tavaramerkin osatekijöistä ja että sitä verrataan toiseen tavaramerkkiin. Sen sijaan on syytä suorittaa sellainen vertailu tarkastelemalla kyseessä olevia tavaramerkkejä kumpaakin kokonaisuutena, mikä ei sulje pois sitä, että kokonaisvaikutelmaa, joka moniosaisesta tavaramerkistä jää asianomaisen yleisön muistiin, voi joissain olosuhteissa hallita yksi tai useampi tavaramerkin osatekijöistä."

Euroopan tavaramerkki- ja malliverkoston asiakirjassa Principles of the common practice Convergence Programme todetaan erottamiskyvyttömien ja heikkojen elementtien vaikutuksesta sekaannusvaaran arviointiin nimenomaisesti, että jos merkkien yhteinen elementti on erottamiskyvytön, ei sellaista osaa tule ottaa huomioon sekaannusvaaraa arvioitaessa, vaan arviointi tulee tehdä yksinomaan muiden elementtien perusteella.

Euroopan tavaramerkki- ja malliverkoston tarkoituksena on edesauttaa unionin tavaramerkkikäytäntöjen harmonisointia. Toimivien yhteismarkkinoiden edellytyksenä on, että tavaramerkkejä kohdellaan harmonisoiduin periaattein kaikkialla unionissa. Siksi myös unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisuja tulee noudattaa samalla tavalla kaikissa jäsenvaltioissa. Suomessa tulee noudattaa samanlaista tulkintakäytäntöä kuin muualla unionissa erityisesti, kun kysymys on unionin tuomioistuimen tulkintakannanotoista.

Kun vertaillaan oikeuskäytännössä vahvistetulla tavalla merkkien erottamiskykyisiä elementtejä eli niiden kuvio-osia, on ainoa mahdollinen johtopäätös, että merkit ovat niiden osalta selvästi niin erilaiset, ettei sekaannusvaaraa voi aiheutua. Kohderyhmän jäsenet pystyvät toisistaan erottuvien kuvioelementtien perusteella ongelmitta erottamaan merkit toisistaan.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Valitus hylätään. Markkinaoikeuden päätöksen lopputulosta ei muuteta.

Perustelut

Sovellettavat oikeusohjeet

Tässä asiassa sovellettavien tavaramerkkilain 7 §:n (7/1964), 6 §:n 1 momentin (996/1983) ja 14 §:n 1 momentin (996/1983) 9 kohdan (56/2000) säännösten sisältö ilmenee markkinaoikeuden päätöksen perustelujen selostuksesta edellä.

Mainittuja säännöksiä on 1.9.2016 voimaan tulleella tavaramerkkilain muutoksella 616/2016 muutettu seuraavasti:

Tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan yksinoikeus tavaramerkkiin sisältää sanotussa laissa säädetyin poikkeuksin, joista nyt ei ole kysymys, ettei muu kuin tavaramerkin haltija saa ilman tämän suostumusta käyttää elinkeinotoiminnassaan tavaroittensa tunnuksena merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita varten suojattu tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.

Tavaramerkkilain 9 §:n mukaan, jos useat vaativat yksinoikeutta tavaramerkkeihin, jotka ovat 6 §:ssä tarkoitetulla tavalla samoja tai samankaltaisia, etusija on sillä, joka voi vedota aikaisimpaan oikeusperusteeseen, ellei muuta johdu siitä, mitä 10 tai 10 a §:ssä säädetään.

Tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaan tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos aiemman tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus merkin käyttämiseen tavaroiden tunnuksena elinkeinotoiminnassa. Pykälän 2 momentin 3 kohdan mukaan pykälän 1 momentin 7 kohdassa aiemmalla tavaramerkillä tarkoitetaan lain 57 §:ssä tarkoitettua yhteisön tavaramerkkiä, joka on rekisteröity tavaramerkkihakemusta aikaisemman hakemuksen perusteella, tai jolla on 57 §:ssä mainitun neuvoston asetuksen 34 tai 35 artiklan mukainen aiemmuus Suomesta.

Esityksestä tavaramerkkilain edellä mainituksi muuttamiseksi (HE 24/2016 vp) ilmenee, että muutos on tehty tavaramerkkilain 1 luvun pykälien muuttamiseksi vastaamaan nykyistä paremmin tavaramerkkidirektiiviä ja unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöä.

Sanotun hallituksen esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa on todettu tavaramerkkilain uudessa 9 §:ssä säädettävän aikaisemman tavaramerkkioikeuden etusijasta kollisiotilanteissa. Uuden 9 §:n todetaan vastaavan aikaisempaa 7 §:ää. Pykälän uusi sanamuoto vastaa vallitsevaa oikeustilaa ja tavaramerkkidirektiiviä.

Tavaramerkkilain uudessa 6 §:ssä säädetään pykälää koskevien yksityiskohtaisten perustelujen mukaan rekisteröinnillä tai vakiinnuttamalla saadun yksinoikeuden sisällöstä. Pykälä vastaa tavaramerkkidirektiivin 5 artiklaa sekä sisällöltään että rakenteeltaan. Pykälän 1 momentin mukaan muu kuin tavaramerkin haltija ei saa ilman hänen suostumustaan käyttää elinkeinotoiminnassa tavaroittensa tunnuksena merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita varten suojattu tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran mielleyhtymästä. Vaara mielleyhtymästä ei ole vaihtoehto sekaannusvaaran käsitteelle, vaan sillä on tarkoitus täsmentää jälkimmäisen käsitteen ulottuvuutta. Säännöstä ei siis voida soveltaa tilanteessa, jossa yleisön keskuudessa ei ole sekaannusvaaraa (C-251/95 Sabel, tuomio 11.11.1997, Kok. 1997, I-6297, 18 kohta). Pykälässä käytetään tavaramerkkidirektiivin mukaista käsitettä sekaannusvaara käsitteen sekoitettavuus sijasta. Käsitteen vaihtaminen ei muuta oikeustilaa.

Sanotun hallituksen esityksen yksityiskohtaisten perustelujen mukaan 14 §:ään on tehty 1 lukuun tehdyistä muutoksista sekä oikeuskäytännöstä johtuvat tarpeelliset muutokset. Lisäksi sen rakennetta on paikoin selkeytetty ja sanamuotoon tehty vähäisiä tarkennuksia. Pykälän 1 momenttiin on lisätty uusi 7 kohta, joka viittaa suojan sisältöä koskevaan pykälään. Säännös vasta uuden 1 luvun säännöksiä suojan sisällöstä ja tavaramerkeille annettavasta eritasoisesta suojasta. Pykälän 2 momentissa 7 kohdan säännöstä on tarkennettu määrittelemällä, mihin oikeuksiin käsitteellä aiempi tavaramerkki viitataan. Pykälän 2 momentti sisällyttää 1 momentin 7 kohtaan muun muassa yhteisön tavaramerkit. Pykälässä viitataan tavaramerkkien sekoitettavuuden sijasta johdonmukaisesti sekaannusvaaraan. Tämä aiheuttaa sanamuodon muutoksia useissa kohdissa, mutta ei muuta vallitsevaa oikeustilaa.

Kuten edellä olevasta tavaramerkkilain 1.9.2016 voimaantullutta muutosta (616/2016) koskevasta selvityksestä ilmenee, vastaa lainmuutos jo ennen sen voimaantuloa vallinnutta tulkintaa aikaisemman oikeusperusteen ja sekoitettavuuden tai sekaannusvaaran merkityksestä tavaramerkin rekisteröintiedellytysten arvioinnissa.

Oikeudellinen arviointi

Kespro Oy on valituksessaan kiistänyt, että hakemuksen mukaisen tavaramerkin MENU (kuvio) ja aikaisemmin rekisteröidyn yhteisötavaramerkin, nykyään EU-tavaramerkin nro 388462 MENU (kuvio) välillä olisi sekaannusvaaraa. Yhtiö on pitänyt markkinaoikeuden päätöstä virheellisenä erityisesti siltä osin kuin markkinaoikeus on katsonut, ettei esterekisteröintiä aikaisempaa yhtiön omaa tavaramerkkirekisteröintiä nro 122412 MENU (kuvio) voida ottaa sekaannusvaaraa arvioitaessa lainkaan huomioon. Yhtiö on myös vedonnut siihen, että Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt sen tavaramerkin nro 210496 MENU (kuvio) rekisteriin siihenkin nähden aikaisemman EU-tavaramerkin nro 388462 MENU (kuvio) estämättä.

Korkein hallinto-oikeus toteaa, ettei aikaisempaa oikeusperustetta koskeva tavaramerkkilain 7 §:n (7/1964, nyt tavaramerkkilain 9 §) säännös välittömästi sovellu tavaramerkin rekisteröintiedellytysten arviointiin, vaan säännös koskee tavaramerkin väitetyssä loukkaamista koskevassa kollisiotilanteessa aikaisemman tavaramerkkioikeuden etusijaa sittemmin rekisteröityyn tai vakiintuneeseen tavaramerkkiin (ks. myös korkeimman hallinto-oikeuden tänään annettava päätös tavaramerkin FOX rekisteröintiä koskevassa asiassa diaarinumero 3605/2/14).

Mahdollisen sekaannusvaaran arvioinnissa tulee ottaa huomioon kaikki merkitykselliset seikat, joihin kuuluvat muun ohella vertailtavien tavaramerkkien erottamiskyky. Vaikka tavaramerkistä muodostuvaa kokonaisvaikutelmaa voi hallita yksi tai useampi tavaramerkin osatekijöistä, voidaan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan tavaramerkkien välistä samankaltaisuutta arvioida yksin hallitsevan osatekijän perusteella ainoastaan silloin, kun kaikki muut tavaramerkin osatekijät jäävät merkityksettömiksi. Pelkästään se, että myöhempi tavaramerkki muodostuu merkistä, jossa toistetaan esimerkiksi aikaisemman tavaramerkin ainoan sanaosan muodostava kirjainyhdistelmä, ei voi yksin sulkea pois sitä, että myöhemmän tavaramerkin ja tämän aikaisemman tavaramerkin välillä on sekaantumisvaara. (asia C-20/14, BGW, ECLI:EU:C:2015:714, 37 ja 42 kohta). Esillä olevassa asiassa rekisteröintihakemuksen kohteena olevaa tavaramerkkiä ja estemerkkejä yhdistävät paitsi sama MENU-sana myös merkkien samankaltaista ulkoasua korostavat merkkien musta tausta ja samantyyppisesti merkkeihin aseteltu kokinhattu. Näitä seikkoja ei voida pitää tavaramerkin osatekijöinä merkityksettöminä. Tavaramerkkien kuvio-osien vähäinen eroavaisuus ei riitä poistamaan merkkien samankaltaisuutta.

Toisin kuin markkinaoikeus on katsonut, voi sekoitettavuusarvioinnissa myös hakijan oma tavaramerkkioikeus, joka on etuoikeudeltaan esterekisteröintiä aikaisempi, osaltaan vaikuttaa merkkien sekaannusvaaran arviointiin.

Rekisteröintiesteeksi esitetty EU-tavaramerkki nro 388462 MENU (kuvio) on rekisteröity rinnakkain yhtiön oman aikaisemman tavaramerkin nro 122412 MENU (kuvio) kanssa. Tämän voidaan katsoa heikentävän estemerkin markkinaoikeuden päätöksessä todetusti heikkona pidettävää erottamiskykyä entisestään. Sama päätelmä on tehtävissä myös sillä perusteella, että yhtiön myöhempi tavaramerkki nro 210496 MENU (kuvio) on rekisteröity sanotusta EU-tavaramerkistä huolimatta.

Kun kuitenkin otetaan huomioon hakemuksen mukaisen tavaramerkin ja EU-tavaramerkin nro 388462 MENU (kuvio) välinen vahva samankaltaisuus sekä se, että niiden kattamat päivittäistavaroiksi katsottavat elintarvikkeet ovat suurimmaksi osaksi identtiset ja muiltakin osin samankaltaiset, tavaramerkkien välistä sekaannusvaaraa ei ole perusteita arvioida toisin kuin markkinaoikeus on valituksenalaisessa päätöksessään tehnyt.

Siitä, että Patentti- ja rekisterihallitus ei ole Kespro Oy:n tavaramerkin nro 210496 MENU (kuvio) rekisteröinnin edellytyksiä koskevassa viran puolesta suorittamassaan tutkimuksessa pitänyt esillä olevassa asiassa rekisteröintiesteenä pidettävää EU-tavaramerkkiä nro 388462 MENU (kuvio) rekisteröinnin esteenä, ei voida päätellä, että myös nyt kysymyksessä oleva tavaramerkki MENU (kuvio) olisi rekisteröitävissä mainitun EU-tavaramerkin estämättä. Kespro Oy:n mainitut tavaramerkit eivät ole identtisiä. Siitäkään, että EU-tavaramerkkiä nro 388462 MENU (kuvio) mahdollisesti olisi tullut pitää rekisteröintiesteenä myös yhtiön aiemmalle tavaramerkille nro 210496 MENU (kuvio), ei seuraisi oikeutta vaatia nyt esillä olevan tavaramerkin rekisteröimistä.

Tämän vuoksi ja kun muutoin otetaan huomioon edellä ilmenevät markkinaoikeuden päätöksen perustelut ja siinä mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, markkinaoikeuden päätöksen lopputuloksen muuttamiseen ei ole perusteita.

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Niilo Jääskinen, Matti Halén, Alice Guimaraes-Purokoski, Outi Suviranta ja Anne Nenonen. Asian esittelijä Kristina Björkvall.

 
Julkaistu 30.11.2016