KHO:2018:101

Hyödyllisyysmallioikeus – Järjestelmä verkkokalvon hoitamiseksi laserilla – Suojavaatimuksen muuttaminen – Hoitomenetelmä – Uutuus – Tekninen ero – Selvä ero – Suullinen käsittely – Suullisen käsittelyn toimittaminen markkinaoikeudessa

Vuosikirjanumero: KHO:2018:101
Antopäivä: 12.7.2018
Taltionumero: 3416
Diaarinumero: 2362/3/16
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2018:101

Markkinaoikeus oli asiassa, joka koski verkkokalvon hoitamiseksi laserilla tarkoitetun järjestelmän hyödyllisyysmallirekisteröintiä, tutkinut rekisteröinnin haltijan markkinaoikeudessa esittämät uudet suojavaatimukset, mutta hylännyt tämän suullisen käsittelyn toimittamista koskevan vaatimuksen sekä valituksen Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksestä, jolla rekisteröinti oli julistettu kokonaisuudessaan mitättömäksi.

Korkein hallinto-oikeus katsoi kuten markkinaoikeus, että hyödyllisyysmallioikeudesta annetusta laista, Patentti- ja rekisterihallituksesta annetusta laista tai hallintolainkäyttölaista ei aiheutunut estettä uusien muutettujen suojavaatimusten esittämiselle valituksen yhteydessä.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että hyödyllisyysmallioikeutta koskeva asia on lähtökohtaisesti luonteeltaan siten pääosin tekninen, että suullisen käsittelyn toimittaminen on ilmeisen tarpeetonta. Asiassa oli kuitenkin olennaista sen arvioiminen, aiheutuivatko hyödyllisyysmallin ja estejulkaisujen mukaisten järjestelmien väliset erot niiden teknisistä piirteistä vai niillä toteutettavista hoitomenetelmistä, jotka eivät sellaisenaan voineet olla hyödyllisyysmallioikeuden kohteena. Korkein hallinto-oikeus katsoi hyödyllisyysmallioikeuteen liittyvät omaisuudensuojapiirteet huomioon ottaen, että asiaa ei ollut voitu pitää luonteeltaan siten pääosin teknisenä, että suullisen käsittelyn toimittamista markkinaoikeudessa olisi voitu pitää asiassa ilmeisen tarpeettomana.

Korkein hallinto-oikeus totesi edelleen, että uutuudenesteen muodostaa hyödyllisyysmallille samoin kuin patenteille sellainen julkaisu, josta suojavaatimuksessa esitetyn keksinnön kaikki tekniset piirteet ilmenevät yhtenä kokonaisuutena. Ne tekniset piirteet, joiden osalta valituksen kohteena oleva keksintö erosi estejulkaisussa kuvatusta järjestelmästä, eivät sillä perusteella, että ne liittyivät keksinnön mukaisella järjestelmällä toteuttavaan hoitoon, olleet luonteeltaan sillä tavoin hoitomenetelmää kuvaavia, ettei niitä olisi tullut ottaa keksinnön uutuutta arvioitaessa huomioon.

Korkein hallinto-oikeus kumosi Patentti- ja rekisterihallituksen ja markkinaoikeuden päätökset ja palautti asian Patentti- ja rekisterihallitukselle uudelleen käsiteltäväksi.

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta 1 § 1 momentti, 2 § 1 momentti, 6 § 2 momentti, 11 §, 19 § 1 momentti ja 21 § 1 momentti

Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa 4 luku 14 § 1 momentti ja 16 §

Hallintolainkäyttölaki 27 § 2 momentti, 37 § 1 momentti ja 38 § 1 momentti

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomiot 10.12.2009 Koottummel v. Itävalta ja 15.1.2016 Mitkova v. FYROM

Kts. KHO 19.9.1997 taltionumero 2294 (lrs) ja KHO 2017:96, vrt. KHO 2013:80

Päätös, josta valitetaan

Markkinaoikeus 7.6.2016 nro 336/16

Asian aikaisempi käsittely

The Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University, jäljempänä myös LSJU)on 20.2.2012 hakenut keksinnön "Järjestelmä potilaan silmän verkkokalvon hoitamiseksi laserilla" rekisteröintiä hyödyllisyysmalliksi. Hakemus on tehty muuntamalla patenttihakemuksesta EP 04812972.0, jolle oli pyydetty etuoikeus 24.12.2003 tehdystä patenttihakemuksesta US 10/745954 P.

Patentti- ja rekisterihallitus on päätöksellään 19.4.2012 rekisteröinyt hyödyllisyysmallin numerolla FI 9630.

Patentti- ja rekisterihallitus on päätöksellään 31.7.2014 Valon Lasers Oy:n vaatimuksesta julistanut hyödyllisyysmallin kokonaisuudessaan mitättömäksi. Päätöksen mukaan hyödyllisyysmallin suojavaatimuksen 1 mukainen järjestelmä potilaan silmän verkkokalvon hoitamiseksi laserilla ei ole uusi eikä se eroa selvästi aiemmin tunnetusta tekniikasta.

Päätöksestä ilmenee, että se perustuu mitätöintivaatimuksen tekijän esittämiin julkaisuihin US 2003179344 A (J1) ja JP 2001149403 (J2), koska muita mitätöintivaatimuksen tekijän esittämiä julkaisuja ei ole pidetty merkityksellisinä päätöksenteon kannalta.

Päätöksen kohteena ovat olleet rekisteröidyn hyödyllisyysmallin FI 9630 mukaiset suojavaatimukset 1‒20. Hakijan toimittamia vaihtoehtoisia suojavaatimusehdotuksia ei ole hyväksytty, koska niille ei ole löytynyt tukea perusasiakirjoista.

Päätöksen perusteluissa on todettu, että julkaisuista J1 ja J2 tunnetaan suojavaatimuksen 1 kaikki piirteet. Suojavaatimus ei siten ole uusi, eikä se eroa selvästi aiemmin tunnetusta tekniikasta.

Kumpikin julkaisu J1 ja J2 liittyy hieman erilaisen ongelman ratkaisuun kuin keksintö. Julkaisu J1 liittyy laitteistoon silmän tutkimiseen, johon laitteistoon kuuluu välineet silmän hoitamiseksi laserilla. Julkaisun J2 ratkaisu tavoittelee mahdollisimman tasaista hoitotulosta laserilla.

Kummankin julkaisun ratkaisussa hoitotuloksen optimoinnissa käytetään apuna kohdistuslaseria, jolla luodaan näkyvä kohdistuskuvio verkkokalvolle. Julkaisussa J1 kohdistuskuvio on mattomainen koostuen kuitenkin täsmällisistä, ennakkoon määritetyistä täplistä, joihin hoitosäde kohdistetaan. Julkaisussa J2 kohdistuskuvio voi olla nauhamainen, spiraali tai jokin muu muoto. Kohdistuskuvion muodolla tai toteutustavalla ei ole merkitystä uutuuden arvioinnin suhteen, koska suojavaatimuksessa 1 mainitaan vain yleinen termi "kohdistuskuvio", ei sitä, millä perusteilla kohdistuskuvio luodaan.

Näyttäisi siltä, että keksintö kohdistuu erityisesti hoitotuloksen kannalta optimaalisen kohdistuskuvion luomiseen, vaikka se ei käy ilmi vaatimuksista.

Olennaista on nimenomaan se, että kaikki suojavaatimuksen 1 mukaiset piirteet löytyvät kummastakin julkaisusta J1 ja J2, vaikka julkaisuissa esitetyt ratkaisut ovatkin käytännössä hieman erilaisia.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Markkinaoikeus on valituksenalaisella päätöksellään, siltä osin kuin nyt on kysymys, hyläten Valon Lasers Oy:n esittämän tutkimatta jättämistä koskevan vaatimuksen tutkinut The Board of Trustees of the Leland Stanford Junior Universityn Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksestä tekemän valituksen sekä hylännyt valituksessa esitetyn suullisen käsittelyn toimittamista koskevan pyynnön ja valituksen.

Markkinaoikeus on perustellut päätöstään tältä osin seuraavasti:

Asian tutkiminen

LSJU on asiaa markkinaoikeudessa käsiteltäessä vaatinut, että valituksenalainen Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 31.7.2014 kumotaan ja hyödyllisyysmallin numero 9630 rekisteröinti pidetään voimassa valittajan 8.12.2014 markkinaoikeudelle toimittamien muutettujen suojavaatimusten mukaisessa muodossa. Valittaja on viimeksi mainitut suojavaatimukset markkinaoikeudelle toimittaessaan ilmoittanut nimenomaisesti, että kyseinen suojavaatimusasetelma korvaa valittajan toimesta aikaisemmin esitetyt suojavaatimusasetelmat.

Valon Lasers Oy on esittänyt, että hyödyllisyysmallilain 20 §:n 1 momentin mukaan LSJU:n olisi tullut antaa lausumansa ja mahdolliset muutetut suojavaatimukset jo Patentti- ja rekisterihallitukselle mitättömäksi julistamista koskevan asian käsittelyn yhteydessä Patentti- ja rekisterihallituksen asettamaan määräaikaan mennessä. Tämän vuoksi nyt tarkasteltavina olevat LSJU:n vasta 8.12.2014 markkinaoikeudelle valituskäsittelyn yhteydessä antamat muutetut suojavaatimukset tulee jättää myöhään esitettyinä tutkimatta.

Edellä esitetyn valossa asiassa on siten kysymys siitä, voidaanko LSJU:n vaatimus hyödyllisyysmallin numero 9630 rekisteröinnin pitämisestä voimassa valittajan 8.12.2014 markkinaoikeudelle toimittamien muutettujen suojavaatimusten mukaisessa muodossa tutkia.

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 4 luvun 16 §:n 1 momentin, oikeastaan 16 §:n, mukaan siltä osin kuin mainitussa laissa taikka lain 1 luvun 4 §:n 1 momentin 1 tai 5–14 kohdassa mainituissa laeissa ei toisin säädetä, valitusasian käsittelyyn markkinaoikeudessa sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölaissa säädetään.

Hyödyllisyysmallilaissa tai Patentti- ja rekisterihallituksesta annetussa laissa ei ole uusien perusteiden esittämistä koskevaa rajoitusta valitettaessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksestä hyödyllisyysmallin rekisteröinnin mitättömäksi julistamista koskevassa asiassa eli valitusasiassa markkinaoikeuteen.

Hallintolainkäyttölaissa ei ole säännöstä siitä, saako valituksessa esittää uusia perusteita suhteessa hallintomenettelyssä esitettyihin. Hallintolainkäyttölain valituksen muuttamista koskevan 27 §:n 2 momentin mukaan valittaja saa valitusajan päättymisen jälkeen esittää uusia perusteita vaatimuksensa tueksi, jollei asia sen johdosta muutu toiseksi.

Markkinaoikeus toteaa, että LSJU on 20.2.2012 hakenut hyödyllisyysmallioikeutta keksinnölle nimeltä "Järjestelmä potilaan silmän verkkokalvon hoitamiseksi laserilla". Patentti- ja rekisterihallituksen julistettua Valon Lasers Oy:n hakemuksesta hyödyllisyysmallin rekisteröinnin mitättömäksi kokonaan valituksenalaisella päätöksellään 31.7.2014, LSJU on edellä selostetulla tavalla markkinaoikeudessa vaatinut, että Patentti- ja rekisterihallituksen päätös kumotaan ja että hyödyllisyysmallin rekisteröinti pidetään voimassa LSJU:n markkinaoikeudelle 8.12.2014 toimittamien muutettujen suojavaatimusten mukaisessa muodossa.

LSJU:n on siten katsottava vaatineen markkinaoikeudessa lähtökohtaisesti edelleen Patentti- ja rekisterihallitukselta alun perin hakemansa hyödyllisyysmallioikeuden rekisteröintiä. Asian käsittelyyn sovellettavista säännöksistä ei ole katsottava johtuvan estettä sille, että valittaja esittää valituskäsittelyn yhteydessä markkinaoikeudessa kysymyksessä olevassa hyödyllisyysmallihakemuksessa tarkoitetun keksinnön osalta uudet muutetut suojavaatimukset. Näin ollen LSJU:n valituksen tutkimiselle ei ole Valon Lasers Oy:n esittämin tavoin estettä.

Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että Valon Lasers Oy:n vaatimus valituksen tutkimatta jättämisestä on hylättävä.

Pyyntö suullisen käsittelyn toimittamisesta

Valittaja on pyytänyt, että asiassa toimitetaan suullinen käsittely markkinaoikeudessa siinä tapauksessa, että asiaa ei voida ratkaista valittajan esittämien vaatimusten mukaisesti.

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 4 luvun 14 §:n 1 momentin mukaan suullisen käsittelyn toimittamiseen valitusasiassa sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 37 ja 38 §:ssä säädetään.

Hallintolainkäyttölain 37 §:n 1 momentin mukaan asian selvittämiseksi toimitetaan tarvittaessa suullinen käsittely. Mainitun lain 38 §:n 1 momentin mukaan asiassa on toimitettava suullinen käsittely, jos yksityinen asianosainen pyytää sitä. Asianosaisen pyytämä suullinen käsittely voidaan jättää toimittamatta, jos vaatimus jätetään tutkimatta tai hylätään heti tai jos suullinen käsittely on asian laadun vuoksi tai muusta syystä ilmeisen tarpeeton.

Valittaja on pyytänyt suullisen käsittelyn toimittamista ainoastaan sen varalta, että asiaa ei voida ratkaista sen esittämien vaatimusten mukaisesti, esittämättä muutoin varsinaisia perusteita sille, minkä vuoksi suullisen käsittelyn toimittaminen olisi asiassa tarpeen.

Edellä esitettyyn nähden ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 37 §:n 1 momentti ja 38 §:n 1 momentti, markkinaoikeus katsoo, ettei asiassa ole asian selvittämiseksi tarpeen toimittaa suullista käsittelyä. Valittajan pyyntö suullisen käsittelyn toimittamisesta on siten hylättävä.

Pääasiaratkaisun perustelut

1 Sovellettavat oikeusohjeet

Hyödyllisyysmallilain 1 §:n 1 momentin mukaan se, joka on tehnyt keksinnön, tai se, jolle keksijän oikeus on siirtynyt, voi hakemuksesta saada hyödyllisyysmallioikeuden keksintöön ja siten yksinoikeuden sen ammattimaiseen hyväksikäyttöön sen mukaan kuin mainitussa laissa säädetään. Pykälän 4 momentin 3 kohdan mukaan hyödyllisyysmallioikeutta ei voi saada menetelmiin.

Hyödyllisyysmallilain 2 §:n 1 momentin mukaan keksinnön tulee olla uusi siihen verrattuna, mikä on tullut tunnetuksi ennen hyödyllisyysmallioikeutta koskevan hakemuksen tekemispäivää ja lisäksi selvästi erota siitä.

Hyödyllisyysmallilain säätämiseen johtaneiden lainvalmistelutöiden (HE 232/1990 vp) mukaan hyödyllisyysmallin keksinnöllisyysvaatimus on alhaisempi kuin patentilta vaadittava keksinnöllisyys. Selvällä erolla tarkoitetaan, että keksintö ei saa olla aivan ilmeisesti johdettavissa aikaisemmin tunnetusta eikä ratkaisu saa olla itsestään selvä keskitason ammattimiehelle.

Hyödyllisyysmallilain 6 §:n 2 momentin mukaan hyödyllisyysmallioikeutta koskevan hakemuksen (hyödyllisyysmallihakemus) tulee sisältää keksinnön selitys ja tarvittavat kuvat sekä täsmällisesti ilmaistuna se, mitä halutaan suojata (suojavaatimus). Selityksen tulee olla niin selvä, että ammattimies voi sen perusteella käyttää keksintöä.

Hyödyllisyysmallilain 11 §:n mukaan hyödyllisyysmallihakemusta ei saa muuttaa siten, että hyödyllisyysmallioikeus tulisi koskemaan jotakin, mikä ei käynyt selville alkuperäisestä hakemuksesta.

Hyödyllisyysmallilain 19 §:n 1 momentin mukaan hyödyllisyysmallin rekisteröinti tulee julistaa kokonaan tai osittain mitättömäksi sitä koskevan vaatimuksen johdosta muun ohella, jos rekisteröinti tarkoittaa keksintöä, joka ei täytä mainitun lain 1 §:n 2–4 momentissa ja 2 §:ssä säädettyjä vaatimuksia; tai jos rekisteröinti tarkoittaa keksintöä, jota ei ole esitetty niin selvästi, että ammattimies voi sen perusteella käyttää keksintöä; taikka jos hyödyllisyysmallioikeus koskee sellaista, mikä ei käynyt selville alkuperäisestä hakemuksesta.

Hyödyllisyysmallilain 21 §:n 1 momentin mukaan rekisteriviranomaisen on julistettava hyödyllisyysmallin rekisteröinti mitättömäksi, jos siihen on mainitun lain 19 §:n 1 momentissa säädetty peruste. Jos hyödyllisyysmallioikeuden haltija on toimittanut uuden suojavaatimuksen, se on mitätöinnin kohteena.

2 Kysymyksessä olevan hyödyllisyysmallin mukainen keksintö

Edellä selostetulla tavalla valittaja on markkinaoikeudessa vaatinut kysymyksessä olevan hyödyllisyysmallin pitämistä voimassa valittajan 8.12.2014 markkinaoikeudelle toimittamien muutettujen suojavaatimusten mukaisessa muodossa, joiden valittaja on ilmoittanut korvaavan valittajan toimesta aikaisemmin esitetyt suojavaatimusasetelmat.

Edellä mainittu, markkinaoikeudessa tarkasteltavana oleva valittajan 8.12.2014 markkinaoikeudelle toimittama suojavaatimusasetelma muodostuu itsenäisestä suojavaatimuksesta 1 sekä epäitsenäisistä suojavaatimuksista 2–18.

Valittajan 8.12.2014 markkinaoikeudelle toimittaman suojavaatimusasetelman itsenäinen suojavaatimus 1 kuuluu seuraavasti:

"1. Järjestelmä potilaan silmän verkkokalvon hoitamiseksi laserilla, johon järjestelmään kuuluu:

kohdistuslähde (411), joka on järjestetty tuottamaan kohdistussäde näkyvän kohdistuskuvion muodostamiseksi, joka kohdistuskuvio on järjestetty sisältämään useita erillisiä mainitulle verkkokalvolle projisoitavia täpliä; ja laserlähde (513), joka on järjestetty tuottamaan, vasteena käyttäjän toimenpiteeseen, lasersäde laserenergia-annosten antamiseksi vähintään kahteen hoidettavaan pisteeseen mainitulla verkkokalvolla mainittujen täplien kohdalla, tunnettu siitä, että hoidettavat pisteet ovat erillään toisistaan, ja että järjestelmään kuuluu skanneri lasersäteen liikuttamiseksi yhdestä hoidettavasta pisteestä toiseen hoidettavaan pisteeseen ja kohdistussäteen liikuttamiseksi yhdestä täplästä toiseen täplään ja kaikkien mainittujen laserenergia-annosten antamiseksi hoidettaviin pisteisiin, jotka vastaavat kohdistuskuvion erillisiä täpliä, oleellisesti peräkkäin alle 1 sekunnissa."

(---)

6 Uutuus ja keksinnöllisyys

6.1 Tunnettu tekniikka

Asiaa markkinaoikeudessa käsiteltäessä on tunnetun tekniikan osalta viitattu ensinnäkin seuraaviin valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä mainittuihin viitejulkaisuihin:

J1: US-patenttihakemus 2003/0179344 A1

J2: JP-patenttijulkaisu 2001-149403 A2

Edellä mainitun lisäksi Valon Lasers Oy on asiaa markkinaoikeudessa käsiteltäessä viitannut seuraaviin jo Patentti- ja rekisterihallitukselle mitättömäksi julistamista koskevan asian käsittelyn yhteydessä esittämiinsä viitejulkaisuihin:

US-patenttihakemus 2002/0099362 A1

WO-patenttihakemus 01/37769 A1

EP-patenttihakemus 1210915 A2.

6.2 Itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukaisen keksinnön uutuus ja keksinnöllisyys

Valon Lasers Oy on asiaa markkinaoikeudessa käsiteltäessä muun ohella esittänyt, että kysymyksessä olevaa 8.12.2014 markkinaoikeudelle toimitetun suojavaatimusasetelman itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukaista keksintöä ei ole pidettävä uutena edellä mainituista viitejulkaisuista J1 ja J2 tunnettuun tekniikkaan nähden.

Edellä mainitussa viitejulkaisussa J1 kuvataan laitteisto, johon kuuluu silmän verkkokalvon kuvantamiseen ja tutkimiseen tarkoitettu, skannaavin laserein (38, 40) toteutettu oftalmoskooppi, verkkokalvoa hoitavat laserlaitteet (52, 54) sekä edellä mainittuja laitteita ja niiden optiikkaa yhdistävä opto-mekaaninen järjestely. Mainitun viitejulkaisun J1 mu kaan (kappaleet 0026 ja 0111) kulloinkin käsiteltävä verkkokalvon alue muodostuu esimerkiksi 10 x 10 hoitopistettä käsittävästä verkosta. Viitejulkaisun J1 mukaan toinen hoitolaser (54) voi toimia myös kohdistuslaserina. Viitejulkaisussa J1 kuvataan lisäksi menetelmiä, joilla hoitolasereiden säteiden sijainti verkkokalvolla on kuvattavissa.

Markkinaoikeus toteaa, että edellä mainitusta viitejulkaisusta J1 ei kuitenkaan ilmene, että kohdistuslaser tuottaisi verkkokalvolle useista erillisistä täplistä muodostuvan näkyvän kohdistuskuvion. Valon Lasers Oy on viitannut erityisesti viitejulkaisun J1 kuvioon 9 a ja kappaleeseen 0026. Näissä esitetään kuitenkin ainoastaan se, että hoidettava alue muodostuu vierekkäisistä hoitopisteistä. Mainitusta viitejulkaisusta J1 ei ilmene, että esimerkiksi kuviossa 9 a esitetty hoitopistekuvio projisoitaisiin verkkokalvolle. Viitejulkaisusta J1 pikemminkin ilmenee (kappaleet 0118, 0128 ja 0130–0136 sekä kuvio 6), että kohdistuslaser tuottaa verkkokalvolle yhden näkyvän kohdistuspisteen, jota voidaan liikuttaa akusto-optisen demodulaattorin avulla.

Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että edellä mainitusta viitejulkaisusta J1 ei ilmene kaikkia kysymyksessä olevan itsenäisen suojavaatimuksen 1 piirteitä. Itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukaista keksintöä on siten pidettävä uutena mainittuun viitejulkaisuun J1 verrattuna.

Edellä mainitussa viitejulkaisussa J2 esitetään järjestelmä, johon kuuluu kohdistuslähde näkyvän, erillisistä täplistä koostuvan kohdistuskuvion muodostamiseksi verkkokalvolle sekä laserlähde laserenergia-annosten antamiseksi vähintään kahteen verkkokalvolla olevaan hoidettavaan pisteeseen, jotka sijaitsevat mainittujen täplien kohdalla. Lisäksi viitejulkaisun J2 mukaiseen järjestelmään kuuluu skanneri kohdistussäteen ja hoitosäteen liikuttamiseksi hoidettavasta pisteestä toiseen kaikkien laserenergia-annosten antamiseksi hoidettaviin pisteisiin peräkkäin alle 1 sekunnissa.

Markkinaoikeus toteaa, että edellä mainitun viitejulkaisun J2 mukaan kohdistuslaserilla muodostettu kohdistuskuvio ei sisällä kaikkia hoidettavia pisteitä, vaan ainoastaan hoidettavan alueen ääriviivan muodostavat pisteet (kuvio 5a). Hoidettavat pisteet peittävät koko sen alueen, joka määräytyy mainittujen kohdistustäplien rajaamana (kuvio 5b). Kysymyksessä olevan itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen järjestelmä eroaa edellä mainitun viitejulkaisun J2 mukaisesta järjestelmästä myös siinä, että hoidettavat pisteet ovat erillään toisistaan.

Markkinaoikeus edelleen toteaa, että edellä mainitut erot kysymyksessä olevan itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukaisen järjestelmän ja edellä mainitun viitejulkaisun J2 mukaisen järjestelmän välillä liittyvät ensisijaisesti hoitomenetelmään, jossa hoidettavat kohteet halutaan määrittää yksittäisinä pisteinä. Sinänsä itse hoitotoimenpide toteutetaan myös viitejulkaisun J2 mukaisella järjestelmällä automaattisesti pulssitetun lasersäteen avulla piste pisteeltä siten, että hoitojakso on kestoltaan alle 1 sekuntia. Kysymyksessä olevaan itsenäiseen suojavaatimukseen 1 sisältyvien, erillisten hoitopisteiden avulla suoritettavaan hoitomenetelmään liittyvien toiminnallisten piirteiden ei siten ole katsottava tuovan mainitun itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukaiseen järjestelmään sellaisia teknisiä piirteitä, jotka erottaisivat sen edellä mainitun viitejulkaisun J2 perusteella tunnetusta. Viitejulkaisun J2 mukaisen järjestelmän on näin ollen katsottava soveltuvan myös kysymyksessä olevaan itsenäiseen suojavaatimukseen 1 sisältyvien toimintojen ja erillisin hoitopistein toteutettavan hoidon suorittamiseen.

Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että kysymyksessä olevan itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen järjestelmä ei ole uusi siihen nähden, mikä on tullut tunnetuksi edellä mainitusta viitejulkaisusta J2. Näin ollen itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen järjestelmä ei myöskään eroa hyödyllisyysmallilaissa tarkoitetulla tavalla selvästi siitä, mikä on tullut tunnetuksi sanotusta viitejulkaisusta J2.

7 Johtopäätös

Kuten edellä on todettu, kysymyksessä oleva hyödyllisyysmalli koostuu itsenäisestä suojavaatimuksesta 1 sekä epäitsenäisistä suojavaatimuksista 2–18. Edellä todetulla tavalla itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen keksintö ei ole uusi siihen verrattuna, mikä on tullut tunnetuksi edellä mainitun viitejulkaisun J2 perusteella, eikä siten myöskään eroa selvästi sanotusta viitejulkaisusta J2. Näin ollen itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen keksintö ei ole rekisteröitävissä hyödyllisyysmallina. Asiassa ei siten ole tarpeen lausua edellä mainittujen epäitsenäisten suojavaatimusten hyväksyttävyydestä hyödyllisyysmallina. Valitus on näin ollen hylättävä.

Asian ovat ratkaisseet markkinaoikeuden jäsenet Jussi Karttunen, Petri Rinkinen, Erkki Tiala ja Timo Joutsenoja.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

The Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University on hakenut lupaa valittaa markkinaoikeuden päätöksestä oikeuskäytännön yhtenäisyyden perusteella ja valituksessaan vaatinut, että korkein hallinto-oikeus kumoaa Patentti- ja rekisterihallituksen ja markkinaoikeuden päätökset ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle hyödyllisyysmallirekisteröinnin FI 9630 saattamiseksi voimaan tai markkinaoikeudelle hyödyllisyysmallin keksinnön uutuuden tutkimiseksi suhteessa julkaisuun J2.

Valittaja on perustellut vaatimuksiaan muun ohella seuraavasti:

Markkinaoikeus on päätöksessään ensin todennut, että viitejulkaisun J2 mukainen kohdistuskuvio koostuu erillisistä täplistä ja että laserenergia-annoksia annetaan vähintään kahteen hoidettavaan pisteeseen, jotka sijaitsevat mainittujen (erillisten) täplien kohdalla. Seuraavaksi markkinaoikeus kuitenkin toteaa, että viitejulkaisun J2 kohdistuskuvio (i) ei sisällä kaikkia hoidettavia pisteitä, vaan ainoastaan hoidettavan alueen ääriviivan, (ii) hoidettavat pisteet peittävät ääriviivan sisälle jäävän alueen, ja (iii) keksintö eroaa viitejulkaisusta J2 myös siinä, että hoidettavat pisteet ovat erillään toisistaan.

Nämä toteamukset ovat keskenään osittain ristiriitaisia. Lisäksi niistä ilmenee, että keksintö eroaa usean piirteen osalta viitejulkaisun J2 mukaisesta ratkaisusta, jolloin keksintö täyttää ainakin uutuuskriteerin. Markkinaoikeuden suorittama uutuuden arviointi ei vastaa tavanomaista käytäntöä. Asialla on jo tämän vuoksi merkittävä ennakkotapausarvo.

Markkinaoikeus on päätöksessään todennut, että itsenäinen suojavaatimus 1 on selvästi määritelty laitevaatimukseksi ja että keksinnön on katsottava tarkoittavan laitetta (järjestelmää) eikä menetelmää. Tämä vastaa Patentti- ja rekisterihallituksen markkinaoikeudelle antamassaan lausunnossa toteamaa.

Tästä huolimatta markkinaoikeus tulkitsee viitejulkaisua J2 siinä kuvatun menetelmän pohjalta, ja toteaa, että erot suojavaatimuksen l ja viitejulkaisun J2 mukaisen järjestelmän välillä liittyvät ensisijaisesti hoitomenetelmään. Markkinaoikeus näyttäisi näin ollen ulottavan keksintöä määrittelevän suojavaatimuksen 1 suojapiirin menetelmään, jota ei hyödyllisyysmallioikeudella voi suojata. Tämä on vastoin sitä, mitä Patentti- ja rekisterihallitus on lausunnossaan todennut.

Markkinaoikeuden tulkinnassa ei oteta huomioon, että suojavaatimuksen 1 mukaisia piirteitä ei ilmene viitejulkaisusta J2. Kun markkinaoikeus on todennut, että viitejulkaisun J2 mukainen järjestelmä voisi soveltua keksinnön toteuttamiseksi, kyseessä on jo keksinnöllisyyden, eli tässä tapauksessa selvän eron tulkitsemisesta.

Hyödyllisyysmalli koskee järjestelmää, jossa käyttäjä näkee erillisistä pisteistä koostuvan kohdistuskuvion ja josta käyttäjä tietää, että hoito kohdistuu näihin erillisiin pisteisiin, sillä kohdistaminen tapahtuu piste pisteeltä. Suojavaatimus 1 mahdollistaa sen, että käyttäjä voi määritellä kohdistuskuvion siten, että hoitoa ei kohdisteta verkkokalvon niihin osiin, joita ei tulisi vahingoittaa.

Viitejulkaisu J2 ei opeta eikä ehdota hoitokonseptia, joka perustuu erillisistä pisteistä koostuvaan kohdistuskuvioon. Järjestelmän käyttäjä näkee yhtenäisen ääriviivan siitä alueesta, jota hoidetaan. Kohdistuskuvio käsittää jatkuvan ääriviivan, joka muodostetaan hoidettavan alueen ympärille ja jota hoitovaiheessa säteilytetään kokonaisuudessaan. Tarkoituksena on verkkokalvon ääriviivan sisälle jäävän alueen tasainen ja yhtenäinen hoito. Säteilytystä annetaan tietyn määräajan yhtäjaksoisesti. Julkaisussa ei kuitenkaan mainita säteilytyksen kokonaisaikaa. Tämä johtaa laajan niin sanottuun scotomatan, eli sokeiden pisteiden ja myös arpien muodostukseen verkkokalvolle. Nämä laajenevat ajan myötä edelleen.

Markkinaoikeuden valituksenalaisessa päätöksessä ei käsitellä selvää eroa koskevaa edellytystä. Markkinaoikeus vaikuttaisi sekoittaneen uutuuden ja selvän eron arvioinnin keskenään.

Keksinnön järjestelmässä hoitavia laserenergia-annoksia annetaan vain erillisistä pisteistä koostuvan kohdistuskuvion määrittämiin erillisiin kohtiin. Muu alue verkkokalvosta jää koskemattomaksi eikä potilas huomaa haittavaikutuksia hoidosta. Vastaavaa ei esitetä viitejulkaisussa J2 tai ole siitä johdettavissa taikka keskitason ammattimiehelle itsestään selvää.

Valittaja on valituksen täydennyksessä vaatinut aiemmin esittämänsä lisäksi, että asiassa toimitetaan suullinen käsittely, mikäli asia palautetaan markkinaoikeuteen.

Täydennyksessä on lisäksi esitetty muun ohella seuraavaa:

Asiassa on kysymys hyödyllisyysmallilla suojatun keksinnön uutuuden arvioimisesta ja ennen kaikkea suhteessa sellaisiin toiminnallisiin piirteisiin, joilla on sekä teknisiä että ei-teknisiä vaikutuksia.

Markkinaoikeus on arvioinut uutuuden käsitettä virheellisesti katsoessaan, että suojavaatimuksen 1 ja estejulkaisun J2 välillä olevat erot liittyvät ensisijaisesti hoitomenetelmään ja ovat siten luonteeltaan ei-teknisiä.

Vaihtoehtoisen suojavaatimuksen 1 määrittelemälle keksinnölle on estejulkaisusta J2 huolimatta myönnetty eurooppapatentti EP 1701651 B1. Lisäksi Patentti- ja rekisterihallitus on ensimmäisessä lausunnossaan markkinaoikeudelle katsonut, että vaihtoehtoinen uusi suojavaatimus 1 on uusi ja eroaa selvästi aiemmin tunnetusta tekniikasta. Toisessa lausunnossaan Patentti- ja rekisterihallitus on pitänyt vaatimuksia selvinä ja hyväksyttävinä. Myös patenttivirastojen selkeä näkemys on, että suojavaatimuksen mukainen järjestelmä eroaa selvästi ennestään tunnetusta tekniikasta.

Patenttia ei ole muunnettu hyödyllisyysmalliksi puuttuvan keksinnöllisyyden vuoksi, vaan jotta haltija saisi nopeasti voimaan suojan potentiaalisia patentin loukkaajia vastaan.

Vaikka markkinaoikeus on tarkastellut vain hyödyllisyysmallin uutuutta, asiassa on kysymys myös vuosikirjaratkaisun KHO 2015:58 oikeusohjeiden soveltamisesta hoitomenetelmään liittyvässä tuotteessa. Koska keksinnön avulla saavutetaan merkittäviä etuja, on markkinaoikeus poikennut mainitun ratkaisun linjasta.

Käsillä oleviin oikeuskysymyksiin ei löydy kannanottoa oikeuskäytännöstä, jossa on käsitelty lähinnä selvää eroa tunnettuun tekniikkaan nähden (KHO 2015:58, MAO 899/15, MAO 929/15, MAO 205/16, MAO 295/15 ja MAO 654/15). Koska patentoitavien ja hyödyllisyysmallilla suojattavien keksintöjen uutuuden arvioimisen tulisi olla samanlaista, on ratkaisulla merkitystä myös patenttilain soveltamisen kannalta.

Hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 1 § 1 ja 3 momentissa on suljettu suojan ulkopuolelle patenttilaissa tarkoitetut henkisen työn tulokset. Patentin voi saada mihin tekniikan alaan tahansa liittyvään keksintöön, jota voidaan käyttää teollisesti. Patenttilain valmistelutöiden mukaan sanalla "teollinen" on tarkoitus olla hyvin laaja merkitys siten, että se kattaa myös muita elinkeinoja kuin varsinaisen teollisuuden. Koska hyödyllisyysmallisuojan on tarkoitus koskea samanlaisia keksintöjä kuin mitä patenttilaissa tarkoitetaan, on hyödyllisyysmallioikeudesta annetussa laissa edellytettyä teollista käyttökelpoisuutta tulkittava siten, että suojan voi saada mihin tahansa tekniikan alaan liittyvään keksintöön.

Patenttilain mukaan keksinnöksi ei katsota kirurgista tai terapeuttista käsittelyä tai diagnoosia tarkoittavaa menetelmää, joka kohdistetaan ihmisiin tai eläimiin. Patentti voidaan kuitenkin myöntää tuotteeseen, joka on tarkoitettu käytettäväksi jossakin edellä mainituista menetelmistä.

Koska hyödyllisyysmallioikeutta ei voi saada menetelmiin, ei hyödyllisyysmallioikeudesta annetussa laissa ole viittausta lääketieteellisiin menetelmiin tai niissä käytettäviin tuotteisiin. Koska hyödyllisyysmallisuojan on kuitenkin tarkoitus koskea patenttilain mukaisia keksintöjä, on selvää, että myös kirurgista tai terapeuttista käsittelyä tai diagnoosia tarkoittavissa menetelmissä käytettävälle tuotteelle/laitteelle/järjestelmälle voi saada hyödyllisyysmallisuojan, vaikka pelkkää menetelmää ei voidakaan suojata.

Markkinaoikeus on toteamistaan suojavaatimuksen 1 ja julkaisun J2 mukaisen menetelmän välisistä eroista huolimatta katsonut, että suojavaatimuksen 1 mukainen järjestelmä ei olisi uusi, koska erot liittyvät ensisijaisesti hoitomenetelmään. Markkinaoikeuden mukaan erot eivät siis toisi suojavaatimuksen 1 mukaiseen menetelmään sellaisia teknisiä piirteitä, jotka erottaisivat sen julkaisun J2 perusteella tunnetusta.

Valittaja katsoo, että kysymyksessä olevat piirteet ovat selvästi teknisiä piirteitä, koska ne liittyvät suoraan laitteen fyysiseen (tekniseen) toimintaan eli piste kohdistetaan eri tavalla estejulkaisussa J2 kuin hyödyllisyysmallissa. Vaikka jokin piirre liittyy sekä laitteeseen että menetelmään, ei sitä pitäisi jättää ottamatta huomioon. Riittää, että piirteellä on ainakin yksi tekninen merkitys, kuten pisteiden kohdistamisella tietyllä fyysisellä tavalla on.

Lääketieteellisissä menetelmissä käytettäviä laitteita ja tuotteita koskevat patentti- ja suojavaatimukset käsittävät lähes väistämättä toiminnallisia piirteitä. Sillä, miten kyseisiä piirteitä käsitellään uutuuden arvioinnissa, on siksi suuri merkitys tällaisten laitteiden ja tuotteiden patenteilla ja hyödyllisyysmalleilla suojaamisen kannalta.

Markkinaoikeus on soveltanut lakia virheellisesti toteamalla, että fyysisen teknisen toiminnan liittyminen myös menetelmään tekisi piirteestä "ensisijaisesti" (ei-teknisen) menetelmäpiirteen tai muutoin merkityksettömän.

Markkinaoikeus on tulkinnut velvollisuutta järjestää suullinen käsittely lain sanamuodon ja tarkoituksen vastaisesti. Suullinen käsittely voidaan jättää järjestämättä lähinnä vain, jos siihen on erityisen painava syy tai se on ilmeisen tarpeetonta. Asianosainen on lähtökohtaisesti oikeutettu suulliseen käsittelyyn, jos katsoo oikeusturvansa sitä edellyttävän. Asia ei ole ollut luonteeltaan sillä tavoin yksinkertainen tai itsestään selvä, että pyyntö suullisesta käsittelystä olisi tullut hylätä.

Suojavaatimuksen 1 mukaisen ja julkaisusta J2 tunnetun järjestelmän erot liittyvät myös hoitomenetelmään, mutta tätä ei voida pitää perusteena erottavien piirteiden sulkemiseksi pois uutuuden tarkastelusta. Monessa tapauksessa tällaisten toiminnallisten määritteiden käyttäminen on välttämätöntä keksinnön oikeuttaman suojapiirin saavuttamiseksi. Kun suojattava laite liittyy hoitomenetelmän käyttöön, sisältyy vaatimukseen lähes väistämättä sellaisia toiminnallisia piirteitä, jotka liittyvät itse hoitomenetelmään. Jos markkinaoikeuden tulkinta hyväksyttäisiin, rajaisi se käytännössä hoitomenetelmissä käytettävät laitteet kokonaan pois suojattavien keksintöjen joukosta, mikä olisi vastoin lainsäätäjän tarkoitusta.

Suojavaatimuksen 1 mukaisen järjestelmän ja julkaisun J2 mukaisen järjestelmän erot ovat selkeästi teknisiä piirteitä. Kuten Patentti- ja rekisterihallitus on lausunnossaan todennut, julkaisussa J2 hoidettavat pisteet eivät ole erillään toisistaan, eivätkä hoidettavat pisteet siten vastaa kohdistuskuvion erillisiä täpliä. Lisäksi julkaisu J2 ei esitä piirrettä, jonka mukaan kaikki laserenergia-annokset annetaan alle 1 sekunnissa. Kaikki nämä piirteet liittyvät järjestelmän fyysiseen toimintaan. Erottavilla piirteillä on siten tekninen vaikutus.

Keksinnön määrittelyn kannalta viittaus verkkokalvoon on välttämätön. Kyseinen viittaus liittää toki piirteen hoitomenetelmään, mutta tämä ei poista piirteen teknistä luonnetta. Piirteiden merkityksellisyyttä ei voida myöskään määrittää arvioimalla niiden ensi- tai toissijaisuutta. Riittää, että piirteellä on mainitunlainen vaikutus.

Lisäksi markkinaoikeuden mukaan viitejulkaisun J2 järjestelmä soveltuisi suojavaatimukseen 1 sisältyvien toimintojen ja erillisin hoitopistein toteutettavan hoidon suorittamiseen. Suojavaatimuksessa 1 kuitenkin määritellään, että järjestelmä on järjestetty toimimaan tietyllä tavalla. Se ei siis ainoastaan ole soveltuva verkkokalvon hoitamiseen kuvatulla tavalla, vaan myös järjestetty toimimaan määritellyllä tavalla. Keksinnön uutuus ja keksinnöllisyys liittyvät nimenomaisesti tähän tekniseen vaikutukseen. Julkaisussa J2 esitetty järjestelmä on järjestetty toimimaan eri tavalla, kuten markkinaoikeuskin toteaa.

Sopivilla muutoksilla järjestelmän toimintaan myös julkaisun J2 järjestelmä saattaisi kenties soveltua suojavaatimukseen 1 sisältyvien toimintojen suorittamiseen. Kun julkaisun J2 järjestelmää käytetään julkaisussa kuvatulla tavalla, se ei täytä suojavaatimuksen 1 määritelmiä.

Vaikka keksinnön ja tunnetun tekniikan välisillä eroilla on hoidollinenkin merkitys, se ei poista niiden teknisiä vaikutuksia eikä näitä piirteitä voida sivuuttaa uutuuden arvioinnissa.

Korkein hallinto-oikeus on vuosikirjaratkaisussaan 2015:58 todennut, että hyödyllisyysmallilla suojattavan keksinnön keksinnöllisyysvaatimuksen täyttämiseen riittää se, ettei keksintö ole aivan ilmeisesti johdettavissa aikaisemmin tunnetusta eikä itsestään selvä keskitason ammattimiehelle. Viitejulkaisu J2 ei sisällä minkäänlaista vihjettä, jonka perusteella keskitason ammattimies päätyisi muokkaamaan järjestelmää suojavaatimuksen 1 mukaiseksi. Näin ollen vaatimuksen 1 mukaisen järjestelmän ja julkaisusta J2 tunnetun järjestelmän välillä on vähintäänkin hyödyllisyysmallilain tarkoittama selvä ero.

Patentti- ja rekisterihallitus on valituksen johdosta antamassaan lausunnossa muun ohella seuraavilla perusteilla katsonut, että vaatimuksessa 1 esitetty järjestelmä on laitevaatimus, että vaatimuksen 1 kaikki piirteet ovat järjestelmän teknisiä piirteitä ja että vaatimus on uusi verrattuna tunnettuun tekniikkaan ja eroaa siitä selvästi:

Esillä oleva keksintö on selvästi määritelty järjestelmäksi, joka rajaa vaatimuksen suojapiirin nimenomaan vastaavaan järjestelmään, konkreettiseen laitteeseen. Suojapiiri ei siten voi kohdistua menetelmään. Menetelmä on riippumaton käytetystä järjestelmästä. Se, että suojapiirin piirteissä voi olla menetelmäksi tulkittavia piirteitä, ei muuta asiaa. Tiukasti tulkiten mikä tahansa järjestelmän tai laitteen piirre voitaisiin tulkita myös menetelmäpiirteeksi, koska menetelmässä toteutetaan yleisellä tasolla järjestelmän tai laitteen toteuttamia piirteitä.

Markkinaoikeuden kanta, jonka mukaan erillisten hoitopisteiden määrittäminen ja projisoiminen sekä hoitoaika, joka on alle 1 sekunti, olisivat menetelmäpiirteitä, vaikka koko vaatimus ei kohdistu menetelmään, jättää huomiotta sen, että kummatkin piirteet ovat teknisiä piirteitä, jotka toteutetaan vaatimuksen 1 mukaisella järjestelmällä. Kummatkin ovat olennaisia, laitteiston toimintaa määritteleviä piirteitä, jotka myös määrittelevät keksinnön ytimen.

Pulssimaisesti toimiva järjestelmä on erilaisesta tekniikasta ja lopputuloksesta johtuen eri asia kuin esimerkiksi jatkuvatoiminen järjestelmä.

Samalla tavalla hoidettavien pisteiden erillisyys on järjestelmän ominaisuus, koska se kertoo, miten laseria ohjataan. Hoidettavat pisteet voidaan generoida myös satunnaisesti tai määritellä alueina, kuten tunnetussa tekniikassa on tehty. Hoidettavien pisteiden määrittäminen on osa järjestelmää, koska järjestelmällä nimenomaan ohjataan laseria, jolla määritellyt pisteet hoidetaan.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen KHO 2013:80 mukaan hyödyllisyysmallin 5675 vaatimuksen 1 piirre "1‒2 tuntia ennen tilaisuuden alkua" on jätetty menetelmäpiirteenä huomioon ottamatta. Mainittu piirre on hyvin epämääräinen eikä siitä käy ilmi, mikä sen tekninen merkitys on. Päätöksen mukaan sille ei yksinään voitaisi saada hyödyllisyysmallioikeutta, mikä on tulkittavissa siten, että jos vaatimuksen ainoa ero tunnettuun tekniikkaan on menetelmäpiirre ilman selvää teknistä merkitystä, vaatimus ei ole hyväksyttävissä.

Käsiteltävänä olevan hyödyllisyysmallin 9630 piirre "mainittujen laserenergia-annosten antamiseksi hoidettaviin pisteisiin oleellisesti peräkkäin ja alle 1 sekunnissa" on täsmällinen ja sen tekninen merkitys on selvä. Mitä nopeampi hoitoaika on, sitä parempi hoitotulos on, koska sitä vähemmän potilaan liikkeet ehtivät vaikuttaa hoitotulokseen.

Patentti- ja rekisterihallituksen hyödyllisyysmallimääräyksen 11 §:n mukaan on selvää, että suojavaatimus 1 määrittelee järjestelmän, vaikka siinä määritellään lisäksi järjestelmän toimintaa. Järjestelmän toiminnalliset piirteet ovat olennainen osa järjestelmää.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunnoissa ja markkinaoikeuden päätöksessä on todettu, että hyödyllisyysmallissa esitetty keksintö verrattuna julkaisuun J1 on uusi ja eroaa siitä selvästi. Julkaisu J1 liittyy laitteistoon silmän tutkimiseen, johon laitteistoon kuuluu välineet silmän hoitamiseksi laserilla.

Julkaisu J2 edustaa lähintä tekniikan tasoa. Keksintö on uusi verrattuna julkaisuun J2. Vaatimuksessa 1 muodostettu kohdistuskuvio sisältää kaikki hoidettavat pisteet, kun taas julkaisun J2 mukaan kohdistuslaserilla muodostetaan vain hoidettavan alueen ääriviivat. Vaatimuksessa 1 hoidettavat pisteet ovat erillään toisistaan, kun taas julkaisun J2 mukaan hoidettavat pisteet muodostavat yhtenäisen alueen.

Julkaisun J2 mukainen ratkaisu tavoittelee mahdollisimman tasaisen hoitotuloksen tuottamista laserilla ja ratkaisee eri ongelman kuin vaatimuksen 1 mukainen ratkaisu.

Hyödyllisyysmallin 9630 ratkaisu liittyy siihen, miten hoidetaan silmänpohjan yksittäisiä pisteitä. Tavoitteena on tarkempi hoitotulos verrattuna vanhoihin ja käytössä oleviin ratkaisuihin, joissa laserilla hoidetaan laajoja alueita kerralla, kuten julkaisun J2 mukaisessa ratkaisussa.

Lasersäde on aina pistemäinen ja se kohdistetaan johonkin pisteeseen. Vaikka esimerkiksi julkaisussa J1 ei ole erikseen mainittu laserin pistemäisyyttä, se on silti implisiittisesti selvää. Vaikka laserin pistemäisyys on mainittu julkaisussa J2, niin silti tarkoituksena on hoitaa pistettä suurempi, yhtenäinen alue kerralla, ei yksittäisiä, erillisiä pisteitä, kuten vaatimuksessa 1 on esitetty.

Varsinkin pisteiden erillisyys on koko keksinnön ydin, joka erottaa sen selvästi tunnetusta tekniikasta. Tunnetussa tekniikassa käsitellään kokonaisia alueita, ei yksittäisiä pisteitä, vaikka lääketieteellisesti on parempi käsitellä nimenomaan hoitoa vaativat pisteet. Silmänpohjan laserhoitoa vaativat sairaudet eivät kohdistu koko silmän pohjaan, vaan erityisesti silmänpohjan verisuoniin sekä tiettyihin ongelmallisiin pisteisiin. Suojavaatimus 1 eroaa selvästi tunnetusta tekniikasta, koska hoito keskitetään niihin pisteisiin, jotka hoitoa vaativat.

Julkaisun J2 mukainen järjestelmä vaatisi täysin uuden ohjelmoinnin sekä luultavasti myös uudet komponentit, jotka soveltuvat pistemäiseen hoitoon. Lisäksi, jonkun on pitänyt keksiä, että hoidon voi tehdä myös toisin. Suojavaatimuksen 1 mukainen järjestelmä eroaa selvästi julkaisun J2 mukaisesta järjestelmästä.

Markkinaoikeuden tulkinta, jonka mukaan itsenäinen vaatimus 1 ei ole uusi, koska sen uudet piirteet liittyvät "ensisijaisesti hoitomenetelmään" on poikkeuksellinen, vaikka erottavat piirteet todella olisivat menetelmäpiirteitä. Hyödyllisyysmallioikeudesta annetussa laissa, -asetuksessa tai -määräyksissä ei ole säädetty vaatimusten yksittäisten piirteiden tulkinnasta. Esimerkiksi patenttihakemusten käsittelyprosessissa uutuudenarviointi tehdään aina koko vaatimukselle. Ainoastaan epätekniset piirteet voidaan jättää huomiotta.

Patenttilain 1 §:ssä kielletään ainoastaan hoitomenetelmät, ei hoitomenetelmäpiirteiden sisältymistä järjestelmä- tai laitevaatimuksiin. Hoitomenetelmäpiirteet ovat useimmiten myös teknisiä, joten niitä ei jätetä patenttivaatimusten kohdalla huomiotta uutuuden tai keksinnöllisyyden arvioinnissa samalla tapaa kuin epäteknisiä piirteitä. Vaatimuksen 1 piirteet, jotka markkinaoikeus on tulkinnut menetelmäpiirteiksi, ovat myös teknisiä piirteitä, jotka pitää ehdottomasti ottaa mukaan uutuudenarviointiin.

Teknisten piirteiden jättäminen pois uutuudenarvioinnista on myös loogisesti väärin. Jos ja kun järjestelmässä tai järjestelmän toiminnassa on piirteitä, jotka erottavat sen aiemmin tunnetusta tekniikasta, järjestelmä on loogisesti uusi. Mikä tahansa uusi tekninen piirre tuo koko vaatimukselle uutuuden.

Tekninen piirre tarkoittaa mitä tahansa piirrettä, jolla on tekninen vaikutus ja joka voidaan toteuttaa teknisesti. Siksi piirteet, jotka vaikuttavat menetelmäpiirteiltä, ovat myös teknisiä piirteitä, jos ne ovat osa laitetta tai järjestelmää. Vaatimuksessa 1 todetut erot tunnettuun tekniikkaan ovat teknisiä, koska ne toteutetaan vaatimuksen 1 mukaisella järjestelmällä. Esimerkiksi se, että hoidettavat pisteet ovat toisistaan erillään, on järjestelmän laserin ohjaukseen liittyvä todellinen, tekninen piirre, jota ilman keksintö ei toimisi halutulla tavalla.

Esimerkiksi järjestelmän piirteen täsmennys "retinopatiasta kärsivä" on epätekninen, koska järjestelmän toiminta ei mitenkään riipu potilaan retinopatiasta. Kyseistä piirrettä ei epäteknisyyden takia otettaisi huomioon keksinnön uutuuden arvioinnissa.

Sama analyysi koskee keksinnöllisyydenarviointia. Vaatimuksen 1 tapauksessa uudet piirteet eroavat selvästi tunnetusta tekniikasta, koska ne muuttavat olennaisella tavalla keksinnön toimintaa verrattuna tunnettuun tekniikkaan. Lisäksi julkaisun J2 perusteella ei voi päätellä, miten sen mukaista järjestelmää pitäisi muuttaa, jotta se toimisi vaatimuksessa 1 kuvatulla tavalla.

Valon Lasers Oy on selityksessään vaatinut, että korkein hallinto-oikeus ensisijaisesti hylkää valituslupahakemuksen tai toissijaisesti hylkää valituksessa esitetyt vaatimukset ja pitää hyödyllisyysmallin kokonaisuudessaan mitättömänä.

Yhtiö on perustellut vaatimuksiaan muun ohella seuraavasti:

Markkinaoikeuden ratkaisun perustelut vastaavat tavallista uutuudenestearviointikäytäntöä. Kysymys on ollut markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta päätösharkinnasta ja asian arvioinnista.

Markkinaoikeus ei ole sekoittanut uutuudenarviointia ja selvän eron tulkitsemista keskenään. Patentti- ja rekisterihallituksen Patenttikäsikirja 2015 -julkaisusta ilmenee, että laitteen, tai tässä tapauksessa järjestelmän, käyttötarkoitus otetaan huomioon piirteiden tulkinnassa. Näin ollen tunnetusta tekniikasta löytyvää järjestelmää, jota voidaan käyttää vaatimuksessa mainittuun käyttötarkoitukseen, on pidettävä uutuuden esteenä. Näin myös markkinaoikeus on asiaa arvioinut.

Markkinaoikeus on tulkinnut lakia virheellisesti ottamalla huomioon valittajan toimittamat uudet muutetut suojavaatimukset, vaikka hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 20 §:n 1 momentin mukaan valittajan olisi tullut antaa lausumansa ja mahdolliset muutetut suojavaatimukset jo Patentti- ja rekisterihallitukselle mitättömäksi julistamista koskevan asian käsittelyn yhteydessä asetettuun määräaikaan mennessä. Tämä vastaa säännöstä koskevassa hallituksen esityksessä (HE 56/2008 vp) lausuttua. Valittajan toimittamat uudet vaihtoehtoiset suojavaatimukset tulee jättää huomioon ottamatta.

Hyödyllisyysmallin piirre 1.9 (kaikki laserenergia-annokset annetaan alle 1 sekunnissa) on menetelmäpiirre eikä se siten ole suojattavissa hyödyllisyysmallilla. Hyödyllisyysmallien osalta laitteen tai järjestelmän käyttö rinnastetaan menetelmään. Toimenpiteen suorittaminen laitetta käyttämällä tietyssä ajassa kuvaa järjestelmällä suoritettavaa menetelmää eikä muodosta järjestelmän laitepiirrettä.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen KHO 2013:80 mukaisesti kysymyksessä on siis menetelmäpiirre, joka ei voi vaikuttaa keksinnöllisyysarviointiin tai selvän eron arviointiin. Hyödyllisyysmallin mukainen ratkaisu ei muutoinkaan ole uusi eikä eroa selvästi tekniikan tasosta. Ilman piirrettä 1.9 uutuuden ja selvän eron puute korostuu.

Viitejulkaisu J2 on uutuudeneste hyödyllisyysmallin rekisteröinnille. Markkinaoikeuden esittämä argumentaatio, jossa hyödyllisyysmallin vaatimuksen 1 teknisiä piirteitä verrataan julkaisusta J2 eksplisiittisesti ja implisiittisesti ilmeneviin opetuksiin vastaa Patenttikäsikirjasta ilmenevää ja muutoinkin vakiintunutta käytäntöä. Huomiota on kiinnitettävä teknisiin piirteisiin, vaikka vaatimus katsottaisiinkin kokonaisuutena laitteeksi. Myös laitteen tai järjestelmän käyttö rinnastetaan menetelmään, joka ei kuulu hyödyllisyysmallilla suojattavien keksintöjen piiriin.

Vallitsevan käytännön mukaan keksintö jaetaan sen oleellisiin piirteisiin, joista ainoastaan teknisillä piirteillä on suojauksen kannalta merkitystä. Epäteknisillä piirteillä ei voi olla uutuusvaikutusta. Menetelmäpiirteet ovat hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain kannalta epäteknisiä.

Hyödyllisyysmallin suojavaatimuksen 1 hoitomenetelmäpiirteillä ei ole kokonaisratkaisun kannalta uutuusvaikutusta. Myös valittaja näkee erillisistä pisteistä koostuvan kohdistuskuvion olevan hoitokonsepti, tai terapeuttiseen käsittelyyn kohdistuva konsepti. Viitejulkaisussa J2 esitetään kohdistuskuvion muodostaminen. Hyödyllisyysmallin hoitopisteiden projisointi ja niiden hoitaminen voidaan tehdä vastaavalle alueelle ja vastaavalla laitteistolla kuin viitejulkaisussa J2:ssa esitetään. Tämä tukee sitä, että hoitopisteiden määrittely on laitteen käyttöön liittyvää ja siten hoitomenetelmäpiirre ja edelleen ei-tekninen piirre.

Mikäli hyödyllisyysmalli ei ole uusi suhteessa julkaisuun J2, hyödyllisyysmalli ei voi käsittää selvää eroa suhteessa julkaisuun J2. Vallitsevan käytännön valossa epätekniset piirteet eivät voi tuoda kokonaisratkaisulle selvää eroa. Käytäntö vastaa suomalaista ja EP-tason patenttikäytäntöä. Yksittäiset epätekniset piirteet eivät voi osallistua keksinnöllisyyden arviointiin, vaikka ratkaisu kokonaisuutena katsottaisiinkin tekniseksi.

Täten sillä, katsotaanko itsenäisen suojavaatimuksen 1 määrittävän laitteen, ei ole selvän eron arvioinnin kannalta merkitystä. Alan ammattimiehelle, joka on perehtynyt silmänhoitoon tarkoitettuihin lasereihin, epätekniset hoitoon liittyvät piirteet ovat ilmeisiä tapoja järjestää laite tiettyihin hoitotilanteisiin ja konsepteihin. Tekniikan tason perusteella on tyypillistä mainita soveltuva käyttöyhteys, kuten viitejulkaisuissa J2 ja hyödyllisyysmallissa molemmissa mainitaan, mutta jättää kuvaamatta kaikkia mahdollisia tapoja konfiguroida laite. Tämän alueen katsotaan olevan alan ammattilaiselle implisiittisesti selvää tai vähintään ilmeistä laitteen teknisen kuvauksen valossa.

Viitejulkaisusta J1 ilmenevät kaikki kysymyksessä olevan itsenäisen suojavaatimuksen 1 piirteet. Viitejulkaisu J1 esittää erityisesti tietokoneavusteisen algoritmipohjaisen simulaation lasersäteen etenemisen ja seuraamisen määrittämiseksi. Järjestelmä ei rajaudu täplien tietynsuuntaisen peräkkäiseen hoitamiseen eikä se käsitä varsinkaan täplien muodostaman kohdistuskuvion/-alueen "maalaamista". Julkaisu pyrkii pikemminkin juuri päinvastaiseen: se pyrkii täpliin kohdistuvaan hoitoon rajaten juuri määritettyjen täplien ulkopuolisen alueen ei-hoidettavaksi.

Edelleen viitejulkaisu J1 esittää, että kohdistuskuvion muoto ja täplien määrä ovat muutettavissa. Kohdistuskuvion täplät ovat selvästi erillisiä, vaikka olisivatkin toistensa vieressä. Täplien/pisteiden väliin jää koskematonta aluetta eli verkkokalvoa, joten yhtenäistä mattoa ei muodostu. Viitejulkaisussa J1 myös korostetaan kohdistus- ja hoitokuvioiden pistemäisyyttä ("pattern of spots" tms.). Tämä ei olisi perusteltua, mikäli tarkoituksena olisikin indikoida yhtenäisen viiva- tai muun sellaisen kuvion käyttämistä.

Erityisesti myös valittajan esiin nostama piirre hoidon suorittamisesta "alle 1 sekunnissa" on esitetty viitejulkaisussa (implisiittistä lyhyen kiertoajan perusteella). Piirteen teknisyydestä riippumatta se on ollut jo tekniikan tasossa tunnettua tietoa.

Koska viitejulkaisusta J1 ilmenevät kaikki hyödyllisyysmallin suojavaatimuksen 1 mukaiset piirteet, keksintö ei ole uusi.

Viitejulkaisu J1 esittää järjestelmän ja laitteiston, joka on sovellettavissa hyödyllisyysmallin mukaiseen ratkaisuun. Vaikka katsottaisiinkin, ettei julkaisussa esitetä eksplisiittisesti kaikkia hyödyllisyysmallin piirteitä, alan ammattilaiselle on selvää, että se esittää hyödyllisyysmallin tekniset laiteosat, jotka voidaan järjestää silmän hoitamiseksi laserilla halutun hoitotavan tai -menetelmän mukaisesti. Itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen järjestelmä ei täten myöskään eroa selvästi siitä, mikä on tullut tunnetuksi viitejulkaisusta J1.

Hyödyllisyysmallin suojavaatimuksessa 1 kuvattu ratkaisu ei myöskään eroa selvästi tekniikan tasosta, kun ratkaisua verrataan julkaisuissa US 2002099362, WO 01/37769 Al tai EP 1210915 A2 esitettyihin ratkaisuihin.

EPO:n käsittelyllä ei ole käsillä olevan hyödyllisyysmallin väitetyn pätevyyden kannalta merkitystä. Lisäksi hyödyllisyysmallia vastaavaa EP-patenttia vastaan on tehty kolme eri väitettä ja väitekäsittely on käynnissä. Myöskään EP-patentin pätevyyttä ei ole siten vielä lopullisesti ratkaistu.

Suomen ja EPO:n käytäntöjen mukaan patenttisuoja voidaan saada keksinnölle, joka yhdistää teknisiä ja epäteknisiä piirteitä. Patentoitavuuden arvioinnin yhteydessä tarkkuutta kiinnitetään kuitenkin siihen, että keksinnön ei-teknisillä piirteillä ei ole vaikutusta kokonaisratkaisun uutuuden tai keksinnöllisyyden kannalta. Vastaava tarkastelu- ja arviointitapa soveltuu myös hyödyllisyysmallin tarkasteluun.

Valittaja on vastaselityksessään uudistanut vaatimuksensa ja esittänyt muun ohella seuraavaa:

Valituskäsittelyn aikana toimitettujen muutettujen tai toissijaisten suojavaatimusten huomioon ottamiselle ei ole estettä. Hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 20 §:n 1 momenttia ei voida sanatarkasti soveltaa rekisteriviranomaisen päätöstä seuraavaan valituskäsittelyyn. Uusien suojavaatimusten tutkimista valituskäsittelyn aikana on perusteltu esimerkiksi markkinaoikeuden ratkaisussa MAO 530/16, jossa markkinaoikeus hylkäsi vaatimuksen toissijaisten vaatimusten tutkimatta jättämisestä.

Uusien vaatimusten tutkiminen on myös vakiintuneen oikeuskäytännön mukaista. Esimerkiksi tapauksessa KHO 2013:80 myös korkeimpaan hallinto-oikeuteen toimitetut uudet suojavaatimukset tutkittiin.

Myös patenttien väitekäsittelyjä koskevissa valituksissa oikeuskäytäntö on vastaava.

Ottaessaan huomioon valittajan toimittamat uudet muutetut suojavaatimukset, markkinaoikeus on siis tulkinnut lakia oikein ja toiminut vakiintuneen oikeuskäytännön mukaisesti.

Hyödyllisyysmallin suojavaatimuksen 1 kohteena on "Järjestelmä potilaan silmän verkkokalvon hoitamiseksi laserilla". Vaatimus kohdistuu järjestelmään, ei menetelmään. Kuten markkinaoikeus on päätöksensään todennut suojavaatimuksen piirrettä 1.9 (kaikki laserenergia-annokset annetaan alle 1 sekunnissa) on pidettävä niin sanottuna toiminnallisena piirteenä, jollaisen käyttämiselle tuote- tai laitevaatimuksissa ei ole estettä.

Jos vaatimuksen kohteena olisi esimerkiksi "Hoitolaitteiston käyttö potilaan silmän verkkokalvon hoitamiseksi laserilla", kyseessä olisi menetelmä. Esillä olevassa tapauksessa näin ei kuitenkaan ole. Järjestelmän toimintaa kuvaava piirre ei tee vaatimuksesta 1 käyttö- tai menetelmävaatimusta.

Suojavaatimusta on lisäksi tarkasteltava kokonaisuutena. Suojavaatimus 1 kohdistuu selvästi järjestelmään, mikä tekee siitä laitevaatimuksen. Yksittäinen piirre ei mitenkään voisi muuttaa vaatimusta menetelmävaatimukseksi.

Ratkaisussa KHO 2013:80 aikamääreellä "1‒2 tuntia ennen tilaisuuden alkua" ei ollut mitään selkeää teknistä vaikutusta, vaan se on liittynyt liiketoimintamenetelmän toimintaan. Se, että palvelimena toimiva kannettava tietokone on sovitettu vastaanottamaan tietokannan kopio jonkin tietyn ajanjakson sisällä, ei ole vaatinut minkäänlaisia tietokoneeseen tehtäviä teknisiä muutoksia. Ratkaisu ei ole sellaisenaan sovellettavissa käsillä olevaan tilanteeseen, jossa piirre "kaikki laserenergia-annokset annetaan alle 1 sekunnissa" on selkeästi toiminnallinen tekninen piirre, joka liittyy järjestelmän fyysiseen toimintaan.

Patenttivaatimukset voidaan jakaa menetelmävaatimuksiin sekä laite- ja tuotevaatimuksiin. Hyödyllisyysmallien ollessa kyseessä, ainoastaan laite- ja tuotevaatimukset voivat olla hyväksyttävissä. Järjestelmävaatimus kuuluu selkeästi tähän kategoriaan.

Valon Lasers Oy ei ole esittänyt perusteluja sille, että hyödyllisyysmallilain kannalta asiaa arvioiden menetelmäpiirteet olisivat epäteknisiä. Se, että menetelmät on suljettu suojattavien keksintöjen ulkopuolelle, ei sinänsä tee menetelmistä epäteknisiä. Lisäksi suojavaatimuksessa 1 ei ole menetelmäpiirteitä, vaan järjestelmää kuvaavia toiminnallisia piirteitä. Tällaisten piirteiden käyttö on hyödyllisyysmallimääräyksen 11 §:n ja vakiintuneen oikeuskäytännön mukaista.

Näin ollen tekniset, toiminnalliset piirteet ovat merkityksellisiä uutuudenarvioinnissa. Tekniset piirteet erottavat vaatimuksen 1 mukaisen järjestelmän julkaisusta J2 tunnetusta järjestelmästä, ja vaatimuksen 1 mukainen järjestelmä on siten uusi.

Kuten valituksessa täydennyksineen on esitetty, myös selvä ero on olemassa. Viitejulkaisu J2 ei sisällä minkäänlaista vihjettä, jonka perusteella keskitason ammattimies päätyisi muokkaamaan järjestelmää suojavaatimuksen 1 mukaiseksi.

Julkaisusta J1 ei käy ilmi kaikki suojavaatimuksen 1 piirteet. Siitä ei ilmene piirteitä, joiden mukaan hoidettavat pisteet ovat erillään toisistaan tai että kaikki laserenergia-annokset annetaan alle 1 sekunnissa. J1 ei myöskään esitä, että hoidettavat pisteet vastaavat kohdistuskuvion erillisiä täpliä. Suojavaatimuksen 1 mukainen keksintö on siis uusi viitejulkaisusta J1 tunnettuun tekniikkaan verrattuna.

Vaikka julkaisu J1 käsittäisikin hyödyllisyysmallin tekniset laiteosat, ei viitejulkaisu J1 sisällä minkäänlaista vihjettä, jonka perusteella keskitason ammattimies päätyisi muokkaamaan järjestelmää suojavaatimuksen 1 mukaiseksi.

Valon Lasers Oy:n viittaamia muita julkaisuja on käsitelty jo Patentti- ja rekisterihallituksessa. Niillä ei ole merkitystä suojavaatimuksen 1 uutuuden ja selvän eron arvioimisen kannalta.

Asiassa ei haeta suojaa vaatimuksen yksittäisille piirteille, vaan vaatimuksen määrittelemälle kokonaisuudelle. Suojavaatimuksen 1 kiistanalaisissa piirteissä on kysymys toiminnallisista järjestelmän piirteistä. Kyseiset piirteet määrittävät vaatimuksen suojapiiriä samalla tavalla kuin rakenteellisetkin piirteet.

Jotta vaihtoehtoiset ratkaisut voitaisiin kattaa ja hakija saisi keksinnölleen sen ansaitseman suojapiirin, joudutaan vaatimuksissa monesti käyttämään toiminnallisia piirteitä, sillä pelkkien rakenteellisten piirteiden käyttö johtaisi helposti monia vaihtoehtoja luetteleviin ja kohtuuttoman pitkiin ja vaikeasti ymmärrettäviin vaatimuksiin.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan ja tutkii asian.

1. Valon Lasers Oy:n vaatimus valittajan markkinaoikeudelle esittämien suojavaatimusten tutkimatta jättämisestä hylätään.

2. Valitus hylätään siltä osin kuin se koskee suullisen käsittelyn toimittamista markkinaoikeudessa. Markkinaoikeuden päätöksen lopputulosta ei tältä osin muuteta.

3. Pääasian osalta markkinaoikeuden ja Patentti- ja rekisterihallituksen päätökset kumotaan ja asia palautetaan Patentti- ja rekisterihallitukselle uudelleen käsiteltäväksi sen arvioimiseksi, täyttääkö keksintö markkinaoikeudessa esitettyjen suojavaatimusten mukaisena hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 2 §:ssä asetetun selvän eron vaatimuksen siten, että hyödyllisyysmalli FI 9630 voidaan pysyttää muutettujen suojavaatimusten mukaisena voimassa.

Perustelut

1. Markkinaoikeudelle toimitettujen suojavaatimusten tutkiminen

The Board of Trustees of the Leland Standford Junior University on esittänyt asiaa markkinaoikeudessa käsiteltäessä 8.12.2014 hyödyllisyysmallia koskevat uudet, muutetut suojavaatimukset.

Valon Lasers Oy on korkeimmassa hallinto-oikeudessa, kuten markkinaoikeudessakin, esittänyt, että mainittuja valittajan vasta markkinaoikeudelle toimittamia uusia suojavaatimuksia ei tulisi ottaa vasta asian valituskäsittelyn yhteydessä esitettyinä asian arvioinnissa huomioon.

Korkein hallinto-oikeus toteaa, että uusien muutettujen hyödyllisyysmallin suojavaatimusten esittämisen salliminen asian edettyä valitusasteeseen on jo ratkaisusta KHO 19.9.1997 taltionumero 2294 alkaen ollut täysin vakiintuneen oikeuskäytännön mukaista. Tämä on todettu viimeksi korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätöksessä KHO 2017:96, jossa korkein hallinto-oikeus on kuitenkin katsonut, ettei muutettujen suojavaatimusten esittäminen korkeimmassa hallinto-oikeudessa sinänsä muodosta perustetta valitusluvan myöntämiselle. Esillä olevassa asiassa ei ole kysymys mainitussa vuosikirjapäätöksessä kysymyksessä ollutta tilannetta vastaavasta tilanteesta, sillä uudet muutetut suojavaatimukset on tässä asiassa esitetty jo asiaa markkinaoikeudessa käsiteltäessä.

Korkein hallinto-oikeus katsoo kuten markkinaoikeus, että hyödyllisyysmallioikeudesta annetusta laista, Patentti- ja rekisterihallituksesta annetusta laista tai hallintolainkäyttölaista ei johdu estettä uusien muutettujen suojavaatimusten esittämiselle asian edettyä valitusasteeseen.

Asian ei siten voida katsoa pelkästään uusien muutettujen suojavaatimusten esittämisen johdosta muuttuvan hallintolainkäyttölain 27 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla toiseksi. Hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 11 §:n mukaisesti uusien muutettujen suojavaatimusten esittäminen ei voi johtaa siihen, että hyödyllisyysmallioikeus tulisi niiden takia koskemaan jotakin, mikä ei käynyt selville alkuperäisestä hakemuksesta. Hakija ei siten voi suojavaatimuksia muuttamalla laajentaa hyödyllisyysmallioikeuden alaa alkuperäiseen hakemukseen nähden takautuvasti.

Korkein hallinto-oikeus katsoo, että markkinaoikeus on muutoin päätöksestään ilmenevillä perusteilla voinut Valon Lasers Oy:n vaatimuksen hyläten katsoa, ettei asiassa ole ollut estettä hyödyllisyysmalliasian valituskäsittelyn yhteydessä muutettujen suojavaatimusten tutkimiselle.

2. Suullinen käsittely markkinaoikeudessa

Markkinaoikeus on hylännyt valittajan markkinaoikeudessa esittämän pyynnön suullisen käsittelyn toimittamisesta siltä varalta, että sen vaatimuksia ei voida kirjallisessa menettelyssä hyväksyä. Markkinaoikeus on perustellut pyynnön hylkäämistä sillä, ettei valittaja ollut esittänyt varsinaisia perusteita sille, minkä vuoksi suullisen käsittelyn toimittaminen olisi asiassa tarpeen, sekä koska suullinen käsittely ei ollut asian selvittämiseksi tarpeen.

Korkein hallinto-oikeus toteaa, että markkinaoikeus on mainitsemansa oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 4 luvun 14 §:n ja hallintolainkäyttölain 38 §:n nojalla asianosaisen pyynnöstä lähtökohtaisesti velvollinen toimittamaan suullisen käsittelyn. Vaikka asianosaisen on hallintolainkäyttölain 38 §:n 3 momentin mukaisesti ilmoitettava, minkä vuoksi suullisen käsittelyn toimittaminen on tarpeen ja mitä selvitystä hän esittäisi suullisessa käsittelyssä, ei säännöksestä yksinään johdu, että asiaa ensi asteessa käsittelevä tuomioistuin voisi hylätä asianosaisen esittämän suullisen käsittelyn toimittamista koskevan pyynnön yksinomaan sen vuoksi, että pyynnölle on esitetty vähäiset perustelut.

Suullisen käsittelyn toimittamista koskeva pyyntö voidaan sen sijaan hylätä hallintolainkäyttölain 38 §:n 1 momentin mukaisesti, jos suullinen käsittely on asian laadun vuoksi tai muusta syystä ilmeisen tarpeeton.

Korkein hallinto-oikeus toteaa, että hyödyllisyysmallioikeutta koskeva asia on lähtökohtaisesti luonteeltaan siten pääosin tekninen, että suullisen käsittelyn toimittaminen on asiassa ilmeisen tarpeetonta (ks. EIT tapaus Koottummel v. Itävalta, tuomio 10.12.2009, 19 kohta siinä viitattuine oikeuskäytäntöineen ja tapaus Mitkova v. FYROM, tuomio 15.1.2016, 58 kohta).

Esillä olevassa asiassa riidanalaista markkinaoikeudessa on ollut muun ohella, onko markkinaoikeudessa esitettyjen uusien muutettujen suojavaatimusten mukaista hyödyllisyysmallia pidettävä hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 2 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla uutena estejulkaisuissa J1 ja J2 esitettyyn verrattuna ja lisäksi eroaako kysymyksessä oleva hyödyllisyysmalli selvästi näistä estejulkaisuista. Olennaista asiassa on tässä suhteessa ollut sen arvioiminen, johtuvatko mahdolliset estejulkaisujen J1 ja J2 sekä kysymyksessä olevan hyödyllisyysmallin erot patentti- tai hyödyllisyysmallioikeudella suojattavien järjestelmien teknisistä piirteistä vai onko kysymys ollut järjestelmän avulla toteutettavista erilaisista hoitomenetelmistä, jotka eivät sellaisenaan voi olla hyödyllisyysmallioikeuden kohteena. Näistä seikoista on mahdollista esittää suullisessa käsittelyssä esimerkiksi asiantuntijakuulemisin asian ratkaisemisen kannalta olennaista lisäselvitystä. Korkein hallinto-oikeus katsoo hyödyllisyysmallioikeuteen liittyvät omaisuudensuojapiirteet huomioon ottaen, että näissä oloissa asiaa ei voida pitää luonteeltaan siten pääosin teknisenä, että suullisen käsittelyn toimittamista markkinaoikeudessa olisi voitu pitää asiassa ilmeisen tarpeettomana.

Markkinaoikeuden ei olisi siten tullut esittämillään perusteilla hylätä valittajan vaatimusta suullisen käsittelyn toimittamisesta.

Kun kuitenkin huomioon otetaan korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen lopputulos, markkinaoikeuden päätöstä ei ole tällä perusteella syytä kumota ja asiaa palauttaa markkinaoikeuteen suullisen käsittelyn toimittamiseksi.

3. Pääasia

3.1 Keksinnön uutuus verrattuna estejulkaisuihin J1 ja J2

Markkinaoikeus on päätöksessään lausumillaan perusteilla katsonut, ettei viitejulkaisusta J1 ilmene kaikkia valituksen kohteena olevan hyödyllisyysmallin suojavaatimuksen 1 piirteitä. Hyödyllisyysmallin mukaista keksintöä on siten pidetty uutena julkaisusta J1 ilmenevään tekniikan tasoon nähden.

Korkein hallinto-oikeus katsoo, ettei keksinnön uutuutta verrattuna julkaisusta J1 ilmenevään järjestelmään ole Valon Lasers Oy:n korkeimmassa hallinto-oikeudessa esittämän perusteella perusteita arvioida toisin kuin markkinaoikeus on tehnyt.

Markkinaoikeus on viitejulkaisun J2 osalta todennut sen mukaisen järjestelmän eroavan hyödyllisyysmallin suojavaatimuksen 1 mukaisesta järjestelmästä siten, että kohdistuslaserilla muodostettu kohdistuskuvio ei sisällä kaikkia hoidettavia pisteitä, vaan ainoastaan hoidettavan alueen ääriviivan muodostavat pisteet. Hoidettavat pisteet peittävät koko sen alueen, joka määräytyy mainittujen kohdistustäplien rajaamana, jolloin ne eivät myöskään ole suojavaatimuksen 1 mukaisesti erillään toisistaan.

Mainitut, suojavaatimusta 1 viitejulkaisun J2 mukaisesta tekniikasta erottavat piirteet ovat markkinaoikeuden päätöksen mukaan kuitenkin hoitomenetelmään liittyviä toiminnallisia piirteitä eivätkä sellaisia teknisiä piirteitä, joiden perusteella suojavaatimuksen 1 mukaista keksintöä olisi pidettävä uutena. Markkinaoikeus on edelleen todennut, että viitejulkaisun J2 mukaisen järjestelmän on katsottava soveltuvan hyödyllisyysmallin suojavaatimukseen 1 sisältyvien toimintojen ja erillisin hoitopistein toteutettavan hoidon suorittamiseen.

Korkein hallinto-oikeus toteaa, että hyödyllisyysmallin mukaisen keksinnön uutuutta arvioidaan samoin perustein kuin patentilla suojattavan keksinnön uutuutta. Uutuudenesteen muodostaa siten samoin kuin patenttien osalta sellainen julkaisu, josta suojavaatimuksessa esitetyn keksinnön kaikki tekniset piirteet ilmenevät yhtenä kokonaisuutena. Jokaisen teknisen piirteen tulee ilmetä uutuudenesteestä joko suoraan ilmaistuna tai implisiittisesti siten, että piirteen voidaan yksiselitteisesti ja varmasti päätellä sisältyvän estejulkaisuun. Estejulkaisua on tulkittava niin kuin kyseisen alan ammattimies ymmärsi sen estejulkaisun julkistamisajankohtana. Esimerkiksi järjestelmälle ilmaistu käyttötarkoitus ei sinänsä muodosta tunnetun tekniikan tasosta erottavaa piirrettä, mutta käyttötarkoitus on otettava sen piirteiden tulkinnassa huomioon.

Hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 1 §:n 4 momentin 3 kohta kieltää hyödyllisyysmallisuojan myöntämisen menetelmälle. Tästä ei kuitenkaan seuraa, ettei hyödyllisyysmallilla voitaisi suojata esimerkiksi keksintöä, jota kuvataan suojavaatimuksessa myös sen käyttöön liittyvillä menetelmäpiirteillä, jos nämä ovat osa laitetta tai järjestelmää ja voidaan toteuttaa teknisesti.

Korkein hallinto-oikeus katsoo, että ne piirteet, joiden osalta valituksen kohteena oleva keksintö hyödyllisyysmallin suojavaatimuksen 1 kuvauksen mukaisena eroaa viitejulkaisussa J2 kuvatusta järjestelmästä, eivät sillä perusteella, että ne liittyvät keksinnön mukaisella järjestelmällä toteuttavaan hoitoon, ole luonteeltaan sillä tavoin menetelmää kuvaavia, ettei niitä tulisi ottaa keksinnön uutuutta arvioitaessa huomioon. Lasersäteiden kohdistaminen erillisten pisteiden avulla eikä säteilytettävä alue rajaamalla on keksinnöllä suojattavan järjestelmän toimintaan liittyvä tekninen piirre, jota ei voida pitää hoitomenetelmänä.

Korkein hallinto-oikeus katsoo siten toisin kuin markkinaoikeus, että hyödyllisyysmallin mukaista keksintöä on suojavaatimuksessa 1 määriteltynä pidettävä uutena myös verrattuna julkaisuun J2.

3.2 Keksinnöllisyys ja muut tekniikan tasoa esittävät julkaisut

Katsoessaan, että valituksen kohteena oleva keksintö ei ole uusi verrattuna viitejulkaisuista J1 ja J2 ilmenevään tekniikan tasoon, markkinaoikeus ei ole ottanut enää erikseen kantaa siihen, onko keksintö niihin verrattuna keksinnöllinen. Korkein hallinto-oikeus katsoo, että markkinaoikeus on sinänsä voinut asian lopputulokseen markkinaoikeudessa nähden näin tehdä.

Valon Lasers Oy on korkeimmassa hallinto-oikeudessa esittänyt, ettei valituksen mukainen keksintö täytä näistä julkaisuista ilmenevä tekniikka huomioon ottaen ainakaan hyödyllisyysmallin rekisteröinnin edellytyksenä olevaa selvän eron vaatimusta.

Valon Lasers Oy on lisäksi esittänyt, että keksintö olisi vailla keksinnöllisyyttä myös sen Patentti- ja rekisterihallitukselle toimittamat julkaisut US 2002099362, WO 01/37769 A1 tai EP 1210915 A2 huomioon ottaen. Patentti- ja rekisterihallitus on päätöksessään pitänyt näitä julkaisuja merkityksettöminä asiassa, ja markkinaoikeus ei ole niitä lainkaan käsitellyt.

3.3 Johtopäätös ja lopputulos

Näillä perusteilla markkinaoikeuden päätös, jonka mukaan valituksen kohteena oleva keksintö ei täytä hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 2 §:n 1 momentissa säädettyä uutuusvaatimusta, on kumottava ja asia palautettava Patentti- ja rekisterihallitukselle uudelleen käsiteltäväksi hyödyllisyysmallin keksinnöllisyyden kannalta arvioitavaksi siten kuin edellä ratkaisuosiosta ilmenee.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Niilo Jääskinen, Alice Guimaraes-Purokoski, Timo Räbinä, Pekka Aalto ja Maarit Lindroos sekä yli-insinöörineuvokset Raimo Sepponen ja Jukka Seppälä. Asian esittelijä Kristina Björkvall.

 
Julkaistu 12.7.2018