KHO:2020:18

Hyödyllisyysmalli – Mitättömäksi julistamisperuste – Hyödyllisyysmallihakemukseksi muuntaminen – Muuntaminen eurooppapatenttihakemuksesta – Muuntamiselle säädettyjen vaatimusten noudattaminen – Sama keksintö

Vuosikirjanumero: KHO:2020:18
Antopäivä: 28.2.2020
Taltionumero: 905
Diaarinumero: 5886/3/18
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2020:18

Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) myöntämä voimansiirtolaitetta koskeva hyödyllisyysmallirekisteröinti perustui kansalliseksi hyödyllisyysmallihakemukseksi muunnettuun eurooppapatenttihakemukseen (EP-hakemus). PRH oli hylännyt rekisteröintiin kohdistuneen mitättömäksi julistamisvaatimuksen ja markkinaoikeus vaatimuksen tekijän PRH:n päätöksestä tekemän valituksen.

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli saman tahon valituksesta ratkaistavana, täyttyivätkö hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 19 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaiset edellytykset vastoin PRH:n ja markkinaoikeuden kantaa rekisteröinnin mitättömäksi julistamiseksi sillä perusteella, että EP-hakemuksen hyödyllisyysmallihakemukseksi muuntaminen ei ollut tapahtunut lain 8 §:ssä edellytetyllä tavalla.

Hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 8 §:n 1 momentissa edellytetään, että hyödyllisyysmallihakemus koskee samaa keksintöä kuin se patenttihakemus, josta se on muunnettu. Kysymyksessä olevan keksinnön tulee hallituksen esityksen (HE 232/1990 vp) 8 §:ää koskevien perustelujen mukaan olla esitetty patenttihakemuksessa jo silloin kun tämä on tehty tai on katsottava tehdyksi.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että sen arviointi, oliko hyödyllisyysmallihakemuksella suojattavaksi haettu keksintö muunnetussa patenttihakemuksessa esitetty, voitiin rinnastaa hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 11 §:ssä ja patenttilain 13 §:ssä tarkoitettuun, hakemuksen muuttamista koskevaan tilanteeseen.

Mainitut säännökset ilmentävät periaatetta, jonka mukaan suoja- tai patenttivaatimuksesta voidaan poistaa ainoastaan sellainen piirre, jota ei ole esitetty hakemuksessa keksinnön olennaisena piirteenä ja joka ei ole keksinnön toiminnan kannalta välttämätön, kun otetaan huomioon keksinnön ratkaisema tekninen ongelma. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että patenttihakemusta hyödyllisyysmallihakemukseksi muunnettaessakaan suojavaatimuksesta ei voida jättää pois patenttihakemuksessa keksinnön olennaisena piirteenä ja sen toiminnan kannalta välttämättömänä esitettyä tunnusmerkkiä.

Keksinnön mukainen voimansiirtolaite oli EP-hakemuksen ja sen kansainvälisen patenttihakemuksen, jonka hakemispäivänä EP-hakemus oli katsottava tehdyksi, mukaan tunnettu siitä, että vaijerin pyörittämiseksi tarkoitettu väännin oli hydraulinen. Tämä oli hakemusjulkaisujen selitysosissa esitetyn, muun ohella riittävän vääntömomentin aikaansaamista ja veden käytön välttämistä koskevan tavoitteen kannalta välttämätön piirre.

Koska hydraulista väännintä koskeva piirre ei sisältynyt hyödyllisyysmallin suojavaatimukseen 1, hyödyllisyysmalli suojasi keksintöä, jota ei ollut esitetty EP-hakemuksessa. Hyödyllisyysmalli ei siten koskenut hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 8 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla samaa keksintöä kuin se patenttihakemus, josta se on hyödyllisyysmalliksi muunnettu.

Hyödyllisyysmallin mitättömäksi julistamiselle oli näillä perusteilla hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 19 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettu peruste. Tämän vuoksi markkinaoikeuden ja PRH:n päätökset kumottiin ja asia palautettiin PRH:lle uudelleen käsiteltäväksi.

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta 8 § ja 19 § 1 momentti 4 kohta

Päätös, jota valitus koskee

Markkinaoikeus 12.11.2018 nro 570/18

Asian aikaisempi käsittely

Patentti- ja rekisterihallitus on 13.6.2017 tekemällään päätöksellä hylännyt Kaarinan TR-Työstö Oy:n vaatimuksen Picote Oy Ltd:n ”Voimansiirtolaite” -nimistä keksintöä koskevan hyödyllisyysmallin nro FI 11263 mitättömäksi julistamisesta ja pysyttänyt hyödyllisyysmallin voimassa sen 30.5.2016 rekisteröidyssä muodossa.

Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen perustelujen mukaan Kaarinan TR-Työstö Oy ei ollut esittänyt mitään hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain (jäljempänä myös hyödyllisyysmallilaki) 19 §:ssä säädettyä perustetta hyödyllisyysmallin julistamiseksi mitättömäksi.

Siltä osin kuin Kaarinan TR-Työstö Oy oli esittänyt, että hyödyllisyysmallin suojapiiriä oli sitä europpapatenttihakemuksesta EP 11746914.8 muunnettaessa laajennettu jättämällä pois patenttivaatimuksen 1 tunnusmerkkiosassa esitetty piirre ”mainittu väännin (140) on hydraulinen väännin”, Patentti- ja rekisterihallitus on päätöksessään lausunut, että keksinnön on hakemusta muunnettaessa pysyttävä samana, mutta että suojavaatimusten ei tarvitse olla identtiset alkuperäisten patenttivaatimusten kanssa vaan riittää, että asialle löytyy tuki alkuperäisistä asiakirjoista. Kiistanalainen ”hydraulinen väännin” on yhä määritetty hyödyllisyysmallin selitysosassa.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Markkinaoikeus on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt Kaarinan TR-Työstö Oy:n Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksestä tekemän valituksen ja oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevan vaatimuksen.

Markkinaoikeus on perustellut päätöstään, siltä osin kuin nyt on kysymys, seuraavasti:

Asian tarkastelun lähtökohdat

Picote Oy Ltd on 20.4.2016 hakenut hyödyllisyysmallia keksinnölle ”Voimansiirtolaite”. Hyödyllisyysmallihakemus on muunnettu eurooppapatenttihakemuksesta EP 11746914.8, jossa on vaadittu etuoikeutta kahdesta suomalaisesta patenttihakemuksesta FI 20105181 ja FI 20105182. Hyödyllisyysmalli on rekisteröity 30.5.2016 numerolla FI 11263.

Patentti- ja rekisterihallitus on 13.6.2017 antamallaan päätöksellä hylännyt Kaarinan TR-Työstö Oy:n kyseistä hyödyllisyysmallia vastaan 5.9.2016 esittämän mitätöintivaatimuksen ja pysyttänyt hyödyllisyysmallin voimassa.

Kaarinan TR-Työstö Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen 13.6.2017 ja julistaa kyseisen hyödyllisyysmallin mitättömäksi.

Picote Oy Ltd on vaatinut, että valitus hylätään ja hyödyllisyysmalli pysytetään voimassa rekisteröidyssä muodossaan.

(---)

Kysymyksessä oleva keksintö

Kysymyksessä olevan rekisteröidyn hyödyllisyysmallin suojavaatimusasetelmaan kuuluu itsenäinen suojavaatimus 1 sekä epäitsenäiset suojavaatimukset 2–3. Itsenäinen suojavaatimus 1 kuuluu seuraavasti:

1. Voimansiirtolaite, joka käsittää,

- vaijerin (210) sekä vaijeria ainakin osittain ympäröivän suojaputken (212),

- pyöritettäväksi järjestetyn kelan (238), jolla on ulkokehä (232) ja sisäkehä (233), joiden sisäkehän ja ulkokehän väliseen tilaan vaijeri suojaputkineen on kelattavissa, ja mainitun kelan ulkokehän (232) ja sisäkehän (233) säteiden erotus on alle kaksinkertainen käytettävän suojaputken halkaisijaan nähden, ja

- ohjaimen (220) vaijerin syöttämiseksi kelalle ja/tai purkamiseksi kelalta,

joka voimansiirtolaite on tunnettu siitä, että se käsittää lisäksi

- vaijerin alkupään (211) yhteydessä olevan vääntimen (240) vaijerin pyörittämiseksi, jolloin vaijerin alkupää (211) on järjestetty kiinnitettäväksi vääntimeen (240), jolloin väännin (240) on kiinnitetty kelan sisäosan (231) yhteyteen ja järjestetty pyörimään kelan mukana,

jolloin mainitun kelan pyörimisakseli (236) on järjestetty oleellisesti pystysuoraan siihen alustaan nähden, jolle laite on asetettu laitteen ollessa käyttöasennossa, jolloin sisään kelattava suojaputki (212) asettuu aina edellisen kierroksen päälle.

(---)

Asian arviointi

(---)

Lisätty materiaali ja suojavaatimusten laajentaminen

(---)

Valittajan mukaan hyödyllisyysmallin suojavaatimusta on laajennettu hyödyllisyysmallilain 19 §:n vastaisesti, koska hyödyllisyysmallin suojavaatimuksesta 1 on jätetty pois muuntamisen perustana olevan EP-julkaisun sekä suomalaisten etuoikeus-patenttijulkaisujen patenttivaatimuksen 1 tunnusmerkkiosassa esitetty piirre ”mainittu väännin on hydraulinen väännin”.

Picote Oy Ltd:n mukaan suojavaatimusta 1 ei ole laajennettu rekisteröinnin jälkeen.

Patentti- ja rekisterihallituksen mukaan hyödyllisyysmallihakemukseksi muunnettaessa keksinnön on pysyttävä samana, mutta suojavaatimusten ei tarvitse olla identtiset alkuperäisten vaatimusten kanssa, vaan riittää, että asialle löytyy tuki alkuperäisistä asiakirjoista. Kiistanalainen ”hydraulinen väännin” on yhä määritetty hyödyllisyysmallin selitysosassa.

Markkinaoikeus toteaa, että hyödyllisyysmallilain 19 §:n 2, oikeastaan 19 §:n 1, momentin 5 kohdan mukaan hyödyllisyysmallin rekisteröinti tulee julistaa kokonaan tai osittain mitättömäksi sitä koskevan vaatimuksen johdosta, jos suojavaatimusta on laajennettu hyödyllisyysmallioikeuden rekisteröinnin jälkeen. Valittajan väittämä suojapiirin laajennus olisi tapahtunut patenttihakemusta hyödyllisyysmallihakemukseksi muunnettaessa eli se ei olisi tapahtunut hyödyllisyysmallioikeuden rekisteröinnin jälkeen. Sen vuoksi perusteita hyödyllisyysmallin mitättömäksi julistamiselle ei nyt tarkasteltavana olevan lainkohdan perusteella ole.

Tunnettu tekniikka

Hyödyllisyysmallilain 19 §:n 2, oikeastaan 19 §:n 1, momentin 3 kohdan mukaan hyödyllisyysmallin rekisteröinti tulee julistaa kokonaan tai osittain mitättömäksi sitä koskevan vaatimuksen johdosta, jos hyödyllisyysmallihakemus koskee sellaista, mikä ei käynyt selville alkuperäisestä hakemuksesta. Koska käsiteltävä hyödyllisyysmalli pohjautuu eurooppapatenttihakemukseen ja edelleen sen suomalaisiin etuoikeusjulkaisuihin FI 121871 ja FI 121872, tarkasteltavana on valituksenalaisen hyödyllisyysmallin ja sen etuoikeusjulkaisujen vastaavuus.

Markkinaoikeus toteaa, että etuoikeuspatentin FI 121871 patenttivaatimukseen 1 verrattuna hyödyllisyysmallin suojavaatimuksessa 1 ei esiinny määrettä ”mainittu väännin on hydraulinen väännin”.

Markkinaoikeus toteaa, että etuoikeuspatentin FI 121871 selitysosassa on kuvattu voimansiirtolaite, jonka voimanlähteenä (vääntimenä) oleva moottori voi olla ainakin sähkö- tai hydrauliikkakäyttöinen. Hydraulinen väännin esitetään erityisen edullisena suoritusmuotona, mutta kuitenkin selvästi vain yhtenä mahdollisena voimaanlähteenä eikä keksinnön olennaisena piirteenä. Hydraulinen väännin on piirre, joka ei ole keksinnön toiminnan kannalta välttämätön. Siksi markkinaoikeus katsoo, että hyödyllisyysmallissa esitettyä yleisempää suojavaatimuksen muotoilua, joka kattaa muutkin voimanlähteet kuin hydraulisen vääntimen, voidaan pitää alkuperäishakemuksen mukaisena. Hyödyllisyysmallilain 19 §:n 2, oikeastaan 19 §:n 1, momentin 3 kohdan mukaiselle hyödyllisyysmallin rekisteröinnin mitättömäksi julistamista koskevalle vaatimukselle ei siten ole perusteita.

Asiaan liittyy myös hyödyllisyysmallilain 19 §:n 2, oikeastaan 19 §:n 1, momentin 4 kohta, jonka mukaan hyödyllisyysmallin rekisteröinti tulee julistaa kokonaan tai osittain mitättömäksi sitä koskevan vaatimuksen johdosta, jos patenttihakemuksesta hyödyllisyysmallihakemukseksi muunnettaessa ei ole noudatettu 8 §:ssä säädettyjä vaatimuksia. Hyödyllisyysmallilain 8 §:n mukaan hyödyllisyysmallihakemus voidaan tehdä myös muuntamalla samaa keksintöä koskeva vireillä oleva patenttihakemus tai vireillä oleva eurooppapatenttia koskeva hakemus hyödyllisyysmallihakemukseksi. Markkinaoikeus katsoo, että käsiteltävä hyödyllisyysmalli koskee samaa keksintöä kuin vastaava eurooppapatenttihakemus, koska hyödyllisyysmallissa esitetty keksintö ei koske sellaista, mikä ei ole käynyt selville alkuperäisestä hakemuksesta. Markkinaoikeus siten katsoo, että myöskään hyödyllisyysmallilain 19 § 2, oikeastaan 19 §:n 1, momentin 4 kohdan mukaiselle hyödyllisyysmallin rekisteröinnin mitättömäksi julistamista koskevalle vaatimukselle ei ole perusteita.

(---)

Johtopäätös

Edellä mainittuun nähden perusteita hyödyllisyysmallin julistamiseksi mitättömäksi ei ole. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

Hallintolainkäyttölain 74 § mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Kaarinan TR-Työstö Oy:n valitus hylätään, joten se saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asian ovat ratkaisseet markkinaoikeuden jäsenet Kimmo Mikkola, Reima Jussila, Krister Karlsson ja Timo Laakso.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Kaarinan TR-Työstö Oy on pyytänyt lupaa valittaa markkinaoikeuden päätöksestä ja valituksessaan vaatinut, että hyödyllisyysmalli FI 11263 julistetaan mitättömäksi. Picote Oy Ltd ja Picote Solutions Oy Ltd on velvoitettava yhteisvastuullisesti korvaamaan muutoksenhakijan oikeudenkäyntikulut asiassa.

Valittaja on perustellut vaatimuksiaan muun ohella seuraavasti:

Picote Oy on laajentanut eurooppapatentin EP 11746914.8 etuoikeuden perusteena olevat suomalaiset patenttihakemukset FI 20105181 ja FI 20105182 useaan maahan. Kaikissa laajennetuissa patenteissa mainitaan vääntimen olevan hydraulinen väännin. Patenttisuoja koskee voimansiirtolaitetta, jossa on hydraulinen väännin ja kelan pyörimisakseli on oleellisesti pystysuoraan siihen alustaan nähden, jolle laite on asetettu sen ollessa käyttöasennossa. Hydraulinen väännin on oleellinen osa myös etuoikeuspatenteissa.

Päätöksessään markkinaoikeus on pitänyt samanarvoisena selitystä ja vaatimuksia Tämä on väärin, sillä selityksessä voidaan kuvata keksintöä hyvinkin laajasti. Laajan kuvauksen tarkoituksena on estää kilpailijoita suojaamasta tulevaa tuotekehitystä.

Markkinaoikeus on tulkinnut väärin etuoikeuspatenttihakemuksen FI 20105181 selitystä, jonka mukaan on pääasiassa keksitty hydraulinen väännin. Selityksen sivulla 3–4 on mainittu, että kelaa pyörittävä moottori voi olla esimerkiksi sähkö- tai hydrauliikkakäyttöinen. Tässä yhteydessä ei kuvata vaijerin pyöritystä.

Selityksen sivuilla 4–5 mainitaan yksiselitteisesti, että vain kelaa pyöritetään sähkömoottorilla tai vaihtoehtoisesti hydraulimoottorilla, mutta vaijeria pyöritetään vain ja ainoastaan hydraulimoottorilla. Selityksen mainintaa ”Väännin 140 on edullisesti hydraulinen väännin” ei ole määritteenä epämääräisenä hyväksytty patenttivaatimuksiin. Patenttivaatimuksen 1 mukaan ”mainittu väännin (140) on hydraulinen väännin.”

Patentti- ja rekisterihallitus on lausunnossaan esittänyt muun ohella seuraavaa:

EP-patenttihakemuksen patenttivaatimuksessa 1 on määritetty, että väännin on hydraulinen väännin, kun taas hyödyllisyysmallin suojavaatimuksessa 1 puhutaan vääntimestä. Hydraulinen väännin on mainittu muun muassa hyödyllisyysmallin sivun 4 rivillä 28 (Väännin 140 on edullisesti hydraulinen väännin...).

Hyödyllisyysmallin suojavaatimusasetelmasta on muuntamisen yhteydessä poistettu EP-patenttihakemuksen epäitsenäiset patenttivaatimukset 2, 3, 7 ja 10 sekä itsenäinen menetelmävaatimus 12. Myös näissä poistetuissa epäitsenäisissä patenttivaatimuksissa esitetyt lisäpiirteet käyvät sinänsä ilmi hyödyllisyysmallin selitysosasta ja piirustuksista.

Hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 8 §:ssä ei ole määritelty, mitä samalla keksinnöllä tässä yhteydessä tarkoitetaan.

Tällä perusteella ei voida vaatia, että suojavaatimusten olisi oltava suora käännös EP-hakemuksen patenttivaatimuksista. Hyödyllisyysmallissa esitetyt seikat käyvät ilmi alkuperäisestä EP-patenttihakemuksesta ja hyödyllisyysmallissa on esitetty hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 8 §:n säännöksessä säädetyllä tavalla määritelty sama keksintö. Täten EP-patenttihakemusta hyödyllisyysmallihakemukseksi muunnettaessa on noudatettu hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 8 §:ssä säädettyjä vaatimuksia.

Kaarinan TR-Työstö Oy on valituksen täydennyksenä toimittanut korkeimmalle hallinto-oikeudelle Landgericht Düsseldorfin 12.4.2019 antaman päätöksen, jonka mukaan esillä olevaa hyödyllisyysmallia vastaava saksalainen hyödyllisyysmallirekisteröinti on todennäköisesti peruutettava.

Landgericht Düsseldorfin päätöksessä 12.4.2019 on otettu huomioon hyödyllisyysmallin selityksen maininta siitä, että sähköistä pyöritystä ei voi käyttää. Suojavaatimusta 1 ei ole rajoitettu hydrauliseen pyöritykseen, vaikka etuoikeusasiakirjoista ilmenee, että ainoastaan hydraulinen pyöritys antaa riittävän pyöritysvoiman, eikä hyödyllisyysmallin suoja-ala saa olla etuoikeuden perusteena olevaa patenttia laajempi. Kun määrite poistetaan, suoja-ala laajenee.

Patentti- ja rekisterihallitus on ilmoittanut, että se ei anna lausuntoa valituksen täydennyksen johdosta.

Picote Solutions Oy Ltd, jolle hyödyllisyysmalli nro 11263 on siirtynyt Picote Oy Ltd:ltä 12.9.2018, on selityksessään vaatinut ensisijaisesti, että valituslupahakemus hylätään. Toissijaisesti markkinaoikeuden päätös on pysytettävä ja hyödyllisyysmalli pidettävä voimassa rekisteröidyssä muodossaan. Lisäksi yhtiö on vaatinut, että Kaarinan TR-Työstö Oy velvoitetaan korvaamaan Picote Oy Ltd:n ja Picote Solutions Oy Ltd:n asiamieskulut asiassa.

Vaatimusten tueksi on esitetty muun ohella seuraavaa:

Hyödyllisyysmallia nro 11263 muunnettaessa on noudatettu hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 8 §:ää. Suojavaatimusten sisältö ilmenee sekä etuoikeushakemuksista että kantahakemuksesta, josta hyödyllisyysmallihakemus muunnettiin.

Muutoksenhakija ei ole esittänyt perustetta sille, miksi suojavaatimuksia ei voisi muuttaa sallituissa rajoissa käsittelyn aikana. Laajan selitysosan tarkoituksena ei ole estää kilpailijoita suojaamasta tuotekehitystä vaan esittää erilaisia keksinnön suoritusmuotoja, jotta haettavaa suojaa voidaan tarvittaessa täsmentää käsittelyn aikana.

Hakemuksessa esitetään, että suuren vääntömomentin aikaansaamiseksi on edullista käyttää hydraulista väännintä (sivu 6, rivit 5–6). Lisäksi on todettu, että tämä hydraulisen vääntimen sisältämä suoritusmuoto soveltuu suuren vääntömomentin vuoksi käytettäväksi suurten putkien puhdistamiseen (sivu 6, rivit 19–22).

Se, että jokin suoritusmuoto on tietyissä tilanteissa erityisen edullinen, ei tarkoita, että se olisi ainoa mahdollinen. Suojavaatimuksessa esitettyjen piirteiden ansiosta saadaan aikaan helppokäyttöinen laite, johon voidaan tarpeen mukaan valita käytettäväksi esimerkiksi sähkömoottori tai hydraulinen väännin.

Landgericht Düsseldorfin päätöksellä ei ole merkitystä asiassa. Siinä on käsitelty vain loukkausasiaa. Mitätöintikäsittely tapahtuu patenttivirastossa, jonka päätöstä tuomioistuin päätti jäädä odottamaan. Koska hyödyllisyysmallia ei ollut rekisteröitäessä tutkittu patenttivirastossa, oli perustellusti kohtuullinen todennäköisyys sille, että hyödyllisyysmalli saatettaisiin mitätöidä.

Lisäksi Saksan lainsäädäntö hyödyllisyysmalliksi muuntamista koskevine määräyksineen poikkeaa Suomen lainsäädännöstä. Saksassa, toisin kuin Suomessa, hyödyllisyysmallilta edellytetään vastaavaa keksinnöllisyyden tasoa kuin patenteilta.

Kaarinan TR-Työstö Oy on vastaselityksessään esittänyt muun ohella seuraavaa:

Hyödyllisyysmallihakemuksella ei saa hakea laajempaa suojaa kuin muunnettavalla hakemuksella on ollut.

EP-hakemus on hyväksytty juuri sillä perusteella, että hydraulinen pyörittäjä on siinä mainittu uutena ja keksinnöllisenä piirteenä. Kun tämä piirre on jätetty hyödyllisyysmallin suojavaatimuksista pois, suojatuksi on tullut eri keksintö kuin se, jolle on haettu EP-hakemuksella suojaa. Hakemuksen selitys ei ratkaise suojapiirin laajuutta.

Suomen hyödyllisyysmallilainsäädäntö perustuu Saksan hyödyllisyysmallilainsäädäntöön. Aikaisemmin toimitetussa saksalaisen tuomioistuimen päätöksessä on otettu vahvasti kantaa hyödyllisyysmallia FI 11263 vastaavan saksalaisen hyödyllisyysmallin mitättömyyden puolesta.

Patentti- ja rekisterihallituksen virkamies on valittajan tiedustellessa asiaa vahvistanut, että hyödyllisyysmallin suojapiiri laajenee, jos suojavaatimuksesta otetaan jotain pois. Patentti- ja rekisterihallitus on lausunnossaan korkeimmalle hallinto-oikeudelle pyytänyt tarkennusta siihen, miten hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 8 §:aa on tulkittava.

Jos korkein hallinto-oikeus ei määrää hyödyllisyysmallia mitätöitäväksi, patenttihakemuksen suojapiiriä voitaisiin hyödyllisyysmallihakemukseksi muuntamisen yhteydessä vapaasti laajentaa.

Picote Solutions Oy Ltd on lisäselityksessään kommentoinut valittajan vastaselitystä muun ohella seuraavasti:

Eurooppapatenttihakemuksessa EP 11746914.8 on esitetty useita eri keksinnön suoritusmuotoja. Niistä hydraulista väännintä käytetään ainoastaan suurille putkille ja suurta vääntömomenttia edellyttäviin sovelluksiin. Silloinkaan hydraulisen vääntimen käyttö ei ole välttämätöntä, mutta edullista. Hakija on päättänyt hakea EP-hakemuksella suojaa juuri tälle suoritusmuodolle, mutta hakemuksessa esitettyyn keksintöön sisältyy myös hyödyllisyysmallin FI 11263 suojavaatimuksen 1 mukainen suoritusmuoto.

Hakija voi muuttaa vireillä olevan EP-patenttihakemuksen patenttivaatimuksia käytännössä täysin vapaasti. Picote Oy Ltd olisi halutessaan voinut toimittaa hyödyllisyysmallin nro 11263 suojavaatimusten mukaiset patenttivaatimukset EP-hakemukseen päivää ennen hyödyllisyysmalliksi muuntamista ja toimittaa uudelleen alkuperäiset patenttivaatimukset hyödyllisyysmalliksi muuntamisen jälkeisenä päivänä. Tällaisiin kantahakemuksen väliaikaisiin muutoksiin ei kuitenkaan ole tarvetta, koska hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 8 § ei edellytä, että vaatimukset ovat samat kantahakemuksessa ja siitä muunnetussa hyödyllisyysmallissa.

Se, että piirteen poistaminen johtaisi suojapiirin laajentamiseen, ei ole hyödyllisyysmallioikeudesta annettuun lakiin perustuva tulkinta. Hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain ja patenttilain viittausten keksintöön on vakiintuneesti tulkittu tarkoittavan aiempaa hakemusta kokonaisuudessaan. Sama tulkinta on tehty Euroopan patenttiviraston (EPO) laajennetun valituslautakunnan päätöksessä G 2/98, jonka mukaan vaatimusten sisällön on käytävä ilmi hakemuksesta joko eksplisiittisesti tai implisiittisesti. Pariisin yleissopimuksen 4 artikla määrittelee etuoikeuden samoin koko aiempaan hakemukseen. Myöskään hyödyllisyysmallihakemukseksi muuntamisen yhteydessä ei ole tarkoitettu käytettävän täysin samoja suojavaatimuksia.

Mikäli valitus hyväksyttäisiin, suuri joukko suomalaisia hyödyllisyysmalleja ja patentteja muuttuisi mitättömäksi ja se johtaisi siihen, että patenttihakemusten patenttivaatimukset muotoiltaisiin jatkossa niin laajasti, että kaikki muutokset tarkoittaisivat suojapiirin sallittua supistamista.

Lisäselitys on toimitettu valittajalle tiedoksi.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

1. Korkein hallinto-oikeus myöntää Kaarinan TR-Työstö Oy:lle valitusluvan ja tutkii asian siltä osin kuin siinä on kysymys vaatimuksesta hyödyllisyysmallin FI 11263 rekisteröinnin julistamisesta mitättömäksi hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 19 §:n 1 momentin 4 kohdan nojalla sillä perusteella, että muunnettaessa vireillä ollut eurooppapatenttihakemus EP 11746914.8 hyödyllisyysmallihakemukseksi ei ole noudatettu hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 8 §:ssä säädettyjä vaatimuksia.

Markkinaoikeuden ja Patentti- ja rekisterihallituksen päätökset kumotaan tältä osin ja asia palautetaan Patentti- ja rekisterihallitukselle uudelleen käsiteltäväksi.

2. Muilta osin valituslupahakemus hylätään. Korkein hallinto-oikeus ei siten muilta osin anna ratkaisua valitukseen.

3. Asiassa esitetyt vaatimukset oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta hylätään.

Perustelut

1. Hyödyllisyysmallihakemukseksi muuntaminen

1.1 Ratkaistava kysymys

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa on Kaarinan TR-Työstö Oy:n valituksesta ratkaistava, täyttyvätkö hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 19 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaiset edellytykset hyödyllisyysmallin FI 11263 rekisteröinnin mitättömäksi julistamiseksi. Valituksen mukaan eurooppapatenttihakemuksen EP 11746914.8 hyödyllisyysmallihakemukseksi muuntaminen ei ole tapahtunut lain 8 §:ssä edellytetyllä tavalla.

1.2 Asianosaisten näkemykset

Hyödyllisyysmallissa FI 11263 ei ole muutoksenhakijan mukaan kysymys samasta keksinnöstä kuin eurooppapatenttihakemuksessa EP 11746914.8. Eurooppapatenttihakemuksen patenttivaatimuksissa määriteltyä suojapiiriä on muutoksenhakijan mukaan muuntamisen yhteydessä laajennettu jättämällä hyödyllisyysmallihakemuksen itsenäisestä suojavaatimuksesta pois eurooppapatentin ensimmäisen itsenäisen patenttivaatimuksen suojapiiriä rajoittava määrite, jonka mukaan keksinnön mukaisen voimansiirtolaitteen vaijeria pyörittävä väännin oli hydraulinen väännin. Hyödyllisyysmallin suojavaatimuksissa ei siten mainita, että vaijeria pyörittävä väännin olisi hydraulinen.

Picote Solutions Oy Ltd:n mukaan hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 8 §:n säännös ei edellytä, että patenttihakemuksesta muunnetun hyödyllisyysmallihakemuksen suojavaatimukset vastaavat täsmälleen muunnettavan hakemuksen patenttivaatimuksia. Yhtiön mukaan muunnetussa hakemuksessa on kysymys samasta keksinnöstä, jos se ilmenee muunnettavasta hakemuksesta tätä kokonaisuutena tarkasteltaessa. Yhtiö on näkemyksensä tueksi viitannut etuoikeutta koskevaan kansainväliseen oikeuskäytäntöön ja siihen, että Patentti- ja rekisterihallituksen muuntamista koskeva soveltamiskäytäntö on ollut sen mukaista.

1.3 Sovellettavat oikeusohjeet ja esityöt

Hyödyllisyysmallihakemus voidaan tehdä hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 8 §:n 1 momentin mukaan muuntamalla samaa keksintöä koskeva vireillä oleva patenttihakemus tai vireillä oleva eurooppapatenttia koskeva hakemus hyödyllisyysmallihakemukseksi. Tuolloin hyödyllisyysmallihakemus katsotaan tehdyksi samana päivänä kuin patenttihakemus tai eurooppapatenttia koskeva hakemus. Muuntamista ei kuitenkaan voida tehdä enää sen jälkeen, kun kymmenen vuotta on kulunut siitä päivästä, jona patenttihakemus tai eurooppapatenttia koskeva hakemus katsotaan tehdyksi.

Hyödyllisyysmallin rekisteröinti tulee mainitun lain 19 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan julistaa kokonaan tai osittain mitättömäksi sitä koskevan vaatimuksen johdosta muun ohella, jos patenttihakemusta hyödyllisyysmallihakemukseksi muunnettaessa ei ole noudatettu 8 tai 8 a §:ssä säädettyjä vaatimuksia.

Hallituksen esityksessä laiksi hyödyllisyysmallioikeudesta ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi (HE 232/1990 vp) on todettu lain 8 §:n 1 momenttia koskevissa yksityiskohtaisissa perusteluissa, että pykälä sisältää oikeuden muuntaa patenttihakemus, jota ei ole lopullisesti ratkaistu, hyödyllisyysmallihakemukseksi. Hyödyllisyysmallihakemus katsotaan tällöin tehdyksi samana päivänä kuin patenttihakemus. Edellytyksenä on kuitenkin, että hyödyllisyysmallihakemuksen kohteena on sama keksintö kuin patenttihakemuksessa ja että keksintö on esitetty patenttihakemuksessa jo silloin kun patenttihakemus on tehty tai on katsottava tehdyksi.

Hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 8 §:n säännös on saanut nykyisen sanamuotonsa lailla 700/2008, jonka mukaan myös eurooppapatenttia koskeva hakemus, jota ei ole lopullisesti ratkaistu, voidaan muuntaa hyödyllisyysmallihakemukseksi.

Samalla on muutettu nykyiseen muotoonsa hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 19 §:n 1 momentti. Hallituksen esityksen (HE 56/2008 vp) sitä koskevissa yksityiskohtaisissa perusteluissa on todettu muun ohella, että kun eurooppapatenttia koskeva hakemus muunnetaan hyödyllisyysmallihakemukseksi, tarkoitetaan alkuperäisellä hakemuksella hakemusta, jolle on annettu tekemispäivä EPC 80 artiklan ja EPC sovellutussäännön 40 mukaisesti.

1.4 Hyödyllisyysmallin FI 11263 muuntaminen

Hyödyllisyysmalli FI 11263 perustuu Patentti- ja rekisterihallitukselle 20.4.2016 tehtyyn hyödyllisyysmallihakemukseen U20164097, joka on muunnettu 9.2.2011 tehdystä eurooppapatenttihakemuksesta EP 11746914.8. Picote Oy Ltd -yhtiölle on eurooppapatenttihakemuksen perusteella 14.9.2016 myönnetty patentti EP 2 539 087.

Eurooppapatenttihakemus EP 11746914.8 perustuu puolestaan 9.2.2011 tehtyyn kansainväliseen patenttihakemukseen PCT/FI2011/050112, joka on julkaistu numerolla WO 2011/104432. EP-hakemukselle 11746914.8 on annettu sama hakemispäivä kuin kansainväliselle patenttihakemukselle WO 2011/104432 ja se on siten katsottava tehdyksi 9.2.2011.

EP-hakemuksessa on, samoin kuin kansainvälisessä patenttihakemuksessa WO 2011/104432, aikaisemmin tunnettuna tekniikkana selostettu sähkömoottoreilla varustettujen voimansiirtolaitteiden ja vesiturbiineilla toimivien voimansiirtolaitteiden ominaisuuksia sekä tällaisten voimansiirtolaitteiden käyttömahdollisuuksien rajoitteita ja niiden käyttöön liittyviä muita ongelmia, joita ovat olleet muun muassa riittämätön vääntömomentti, turbiinipohjaisten ratkaisujen edellyttämä laitteiston suuri koko, suuri vedenkulutus sekä ruostekerroksen aiheutuminen puhdistettavan putken sisäpintaan. EP-hakemuksen mukaisen keksinnön tavoitteena on ollut esittää riittävän vääntömomentin aikaansaava voimansiirtolaite ja voimansiirtomenetelmä, joka ei käytettäessä kuluta vettä.

EP-hakemuksen selitysosassa on, samoin kuin kansainvälisessä patenttihakemuksessa, todettu, että sillä suojatun keksinnön mukainen voimansiirtolaite on pääasiassa tunnettu siitä, että vaijerin pyörittämiseksi tarkoitettu väännin on hydraulinen. Tämän suoritusmuodon mukainen voimansiirtolaite soveltuu hydraulisen vääntimen tuottaman suuren vääntömomentin vuoksi käytettäväksi suurten putkien, kuten viemärin runkoputkien ja pohjaviemäreiden puhdistamiseen sopivalla työkalulla varustettuna.

EP-hakemuksen ensimmäisen ja ainoan itsenäisen patenttivaatimuksen mukaan voimansiirtolaite on tunnettu siitä, että mainittu väännin (140) on hydraulinen väännin, joka on kiinnitetty kelan sisäosan yhteyteen (131) ja järjestetty pyörimään kelan mukana. Kansainvälisen patenttihakemuksen WO 2011/104432 ensimmäisessä ja niin ikään ainoassa itsenäisessä patenttivaatimuksessa 1 mainitaan keksinnön ainoana tunnetusta tekniikasta eroavana tunnusmerkkinä, että kysymyksessä oleva väännin (140) on hydraulinen.

Hyödyllisyysmallin FI 11263 ja sen pohjana olevan hakemuksen U20164097 aikaisemmin tunnettua tekniikkaa koskevassa selityksen osassa vääntimen vaihtoehtoiset voimanlähteet on samalla tavoin kuin EP-hakemuksessa 11746914.8 edullisena suoritusmuotona tuotu esille hydraulinen väännin.

Sitä vastoin hyödyllisyysmallihakemuksen U20164097 ja siihen perustuvan hyödyllisyysmallin FI 11263 ensimmäistä itsenäistä suojavaatimusta ei ole rajoitettu siten, että suojavaatimuksen mukainen väännin (240) olisi hydraulinen väännin.

1.5 Muuntamisen edellytysten oikeudellinen arviointi

Korkein hallinto-oikeus toteaa, että EP-hakemuksen 11746914.8 muuntaminen hyödyllisyysmallihakemukseksi U20164097 on tapahtunut 20.4.2016 eli kymmenen vuoden määräajan kuluessa 9.2.2011 lukien, kun EP-hakemus on katsottava tehdyksi, ja tämän ollessa edelleen vireillä. EP-hakemuksen muuntaminen hyödyllisyysmallihakemukseksi on siten tapahtunut oikeassa ajassa hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 8 §:n 1 momentin mukaisesti.

Hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 8 §:n 1 momentissa edellytetään kuitenkin lisäksi, että muunnetussa hyödyllisyysmallihakemuksessa on kysymys samasta keksinnöstä kuin siinä patenttihakemuksessa, josta se on hyödyllisyysmallihakemukseksi muunnettu.

Hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 8 §:n 1 momentissa tai 19 §:n 1 momentin 4 kohdassa taikka sanottujen lainkohtien esitöistä ei käy ilmi se, mitä samalla keksinnöllä muuntamisen yhteydessä tarkoitetaan. Hallituksen esityksen (HE 232/1990 vp) 8 §:ää koskevissa perusteluissa saman keksinnön edellytystä täsmennetään vain vaatimuksella, että kysymyksessä olevan keksinnön tulee olla esitetty patenttihakemuksessa jo silloin kun tämä on tehty tai on katsottava tehdyksi.

Asiaa selventävää aikaisempaa oikeuskäytäntöä ei myöskään ole. Picote Solutions Oy Ltd:n asiassa viittaama Euroopan patenttiviraston oikeuskäytäntö koskee etuoikeuden määräytymistä. Viitattu käytäntö koskee eri tilannetta kuin eurooppapatenttihakemuksen muuntamisesta hyödyllisyysmallihakemukseksi, josta esillä olevassa asiassa on kysymys.

Korkein hallinto-oikeus katsoo Patentti- ja rekisterihallituksen tavoin, että samalla keksinnöllä ei tässä yhteydessä tarkoiteta sitä, että hyödyl-lisyysmallin rekisteröintiä olisi haettava patenttivaatimusten kanssa identtisillä suojavaatimuksilla.

Sen arviointi, onko hyödyllisyysmallihakemuksella suojattavaksi haettu keksintö muunnetussa patenttihakemuksessa esitetty, voidaan korkeimman hallinto-oikeuden käsityksen mukaan rinnastaa hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 11 §:ssä ja patenttilain 13 §:ssä tarkoitettuun tilanteeseen.

Hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 11 §:n mukaan hyödyllisyysmallihakemusta ei nimittäin saa muuttaa siten, että hyödyllisyysmallioikeus tulisi koskemaan jotakin, mikä ei käynyt selville alkuperäisestä hakemuksesta. Patenttilain 13 §:ssä on vastaavasti säädetty, että patenttihakemusta ei saa muuttaa siten, että patenttia haetaan johonkin, mikä ei ole käynyt selville hakemuksesta, kun hakemus on tehty.

Mainitut säännökset ilmentävät periaatetta, jonka mukaan suoja- tai patenttivaatimuksesta voidaan poistaa ainoastaan sellainen piirre, jota ei ole esitetty hakemuksessa keksinnön olennaisena piirteenä ja joka ei ole keksinnön toiminnan kannalta välttämätön, kun otetaan huomioon keksinnön ratkaisema tekninen ongelma. Korkein hallinto-oikeus katsoo, että patenttihakemusta hyödyllisyysmallihakemukseksi muunnettaessakaan suojavaatimuksesta ei voida jättää pois patenttihakemuksessa keksinnön olennaisena piirteenä ja sen toiminnan kannalta välttämättömänä esitettyä tunnusmerkkiä.

Korkein hallinto-oikeus pitää edellä jaksossa 1.4 esitetyn perusteella selvitettynä, että hydraulinen väännin on EP-hakemuksessa 11746914.8 ja kansainvälisessä patenttihakemuksessa WO 2011/104432 esitetty keksinnön olennaisena piirteenä. Se on näiden hakemusjulkaisujen selitysosissa esitetyn, muun ohella riittävän vääntömomentin aikaansaamista ja veden käytön välttämistä koskevan tavoitteen kannalta välttämätön piirre.

Koska hydraulista väännintä koskeva piirre ei sisälly hyödyllisyysmallin FI 11263 suojavaatimukseen 1, hyödyllisyysmalli kattaa myös muulla voimanlähteellä toimivat vääntimet kuin hydrauliset vääntimet. Hyödyllisyysmalli suojaa näin ollen keksintöä, jota ei ole esitetty EP-hakemuksessa 11746914.8. Hyödyllisyysmalli FI 11263 ei siten koske hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 8 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla samaa keksintöä kuin se patenttihakemus, josta se on hyödyllisyysmalliksi muunnettu.

1.6 Lopputulos

Hyödyllisyysmallin FI 11263 mitättömäksi julistamiselle on edellä lausutuilla perusteilla olemassa lain 19 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettu peruste. Markkinaoikeuden ja Patentti- ja rekisterihallituksen päätökset on tämän vuoksi kumottava ja asia palautettava Patentti- ja rekisterihallitukselle uudelleen käsiteltäväksi.

2. Valituslupahakemuksen osittainen hylkääminen

Sen perusteella, mitä muutoksenhakija on esittänyt ja mitä asiakirjoista muutoin ilmenee, asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi ei ole muilta osin oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla hallintolainkäyttölain 13 §:n 2 momentissa säädettyä valitusluvan myöntämisen perustetta.

3. Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Asian laatuun nähden ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 74 §, Kaarinan TR-Työstö Oy:lle ei ole määrättävä maksettavaksi korvausta oikeudenkäyntikuluista korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Asian näin päättyessä ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 74 §, myöskään Picote Solutions Oy Ltd:lle ei ole määrättävä maksettavaksi korvausta oikeudenkäyntikuluista korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Asian ovat ratkaisseet presidentti Kari Kuusiniemi, oikeusneuvokset Janne Aer, Petri Helander, Toomas Kotkas ja Ari Wirén sekä yli-insinöörineuvokset Petri Kuosmanen ja Kari Tammi. Asian esittelijä Kristina Björkvall.

 
Julkaistu 28.2.2020