KHO:2013:94

Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunta 17.3.2011 nro 2008/T/128

Asian aikaisempi käsittely

Patentti- ja rekisterihallitus on 13.6.2008 antamallaan päätöksellä hylännyt LU Suomi Oy:n 14.3.2007 tekemän ja sittemmin ensin Oy Kraft Foods Finland Ab:lle ja sitten Oy Karl Fazer Ab:lle siirretyn hakemuksen nro T200700871 päätöksessä kuvatun ulkomuodon rekisteröimiseksi yhtiön tavaramerkiksi kekseille luokassa 30.

[linkki valokuvaan päätöksen lopussa]

Patentti- ja rekisterihallitus on perustellut päätöstään seuraavasti:

Rekisteröitäväksi haettu merkki on ilman erottamiskykyä, koska se muodostuu pelkästään kekseille tavanomaisesta yksinkertaisesta neliömäisestä ulkomuodosta, jonka aaltoilevia reunoja ei voida pitää sillä lailla erityislaatuisina, että keksin ulkoasu kokonaisuutena arvioiden olisi omiaan erottamaan hakijan tavaroita muiden elinkeinonharjoittajien vastaavista tavaroista. Keksin ulkoasu ei poikkea riittävästi muista vastaavissa tuotteissa käytetyistä muodoista niin, että kohdepiiri pitäisi sitä merkityksellisenä ja kiinnittäisi siihen huomiota niin, että mieltäisi ulkoasun tarkoituksena olevan erottaa hakijan tavarat muiden vastaavista.

Virastoon on toimitettu näyttöä merkin käytöstä. Toimitettu näyttö ei osoita, että haettu merkki olisi tullut erottamiskykyiseksi hakemuksen tarkoittamille tavaroille silloin, kun hakemus tehtiin. Osa näytöstä koskee huhti- ja toukokuun 2008 välistä aikaa. Koska hakemus on tehty 14.3.2007, ei tätä myöhäisempää käyttöä voida huomioida erottamiskykyä arvioitaessa. Muu aiempi käyttönäyttö ei ole riittävän laajaa, erityisesti ottaen huomioon merkin luonteen, osoittamaan käytön kautta saavutettua erottamiskykyä.

Patentti- ja rekisterihallituksen soveltama oikeusohje

Tavaramerkkilaki 13 §

Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunnan ratkaisu

Valituslautakunta on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt LU Suomi Oy:n Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksestä tekemän valituksen ja pysyttänyt päätöksen perusteluineen.

Asian ovat ratkaisseet toimistopäällikkö Sirkku Seppälä, apulaisjohtaja Tapio Priia ja jaostopäällikkö Leena Lehtonen, joka on myös esitellyt asian.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Oy Kraft Foods Finland Ab on valituksessaan vaatinut, että korkein hallinto-oikeus kumoaa asiassa aikaisemmin annetut päätökset ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukseen (PRH) uudelleen käsiteltäväksi ja määrää tavaramerkin rekisteriin merkittäväksi.

Kuten korkeimman hallinto-oikeuden päätöksestä KHO 19.10.2010 taltionumero 2748 ilmenee, ainoastaan huomattavan omaperäiset muodot voidaan rekisteröidä tavaramerkkinä ilman näyttöä vakiintumisesta. Tämä tulkinta vastaa unionin tuomioistuimen Henkel- ja Maglite-tapauksia.

Kysymys on tavaramerkistä, joka voidaan rekisteröidä vakiintumisen perusteella. Viraston väite siitä, että kyseessä olisi kekseille tavanomainen ulkoasu, ei pidä paikkaansa. Kukaan toinen ei ole käyttänyt tällaista ulkoasua kekseissään. Vaikka tämä seikka ei yksinään merkitse sitä, että merkki olisi rekisteröitävissä ilman käyttönäyttöä, on merkki näissä olosuhteissa kyennyt vakiintumaan yhden yrityksen tavaramerkiksi. Vakiintuminen on nimittäin aina helpompi osoittaa, jos muut elinkeinonharjoittajat ovat käyttäneet erilaisia ulkoasuja.

Hakemus koskee luonnollisesti graafisen kuvauksen osoittaman merkin ulkoasua kokonaisuudessaan eikä niitä yksityiskohtia, joihin virasto viittaa.

Toimitetusta näytöstä ilmenee, että lastenkeksien ylivoimainen markkinajohtaja Carneval on ollut markkinoilla vuodesta 1925 alkaen eli jo lähes 90 vuoden ajan. Keksi on siitä asti ollut myynnissä ja sitä on myyty täsmälleen samanmuotoisena kuin se on hakemuksessa esitetty.

Carneval-keksi on ollut pitkään irtomyynnissä eikä siitä siksi ole kuvastoja tai pakkausmateriaalia kaikilta vuosikymmeniltä. Toimitettu aineisto osoittaa kuitenkin sen, että merkin käyttö kattaa useampia vuosikymmeniä.

Hakemukseen on oheistettu markkinatutkimus, joka tukee vahvasti muuta toimitettua näyttöä. Tutkimuksesta ilmenee, että kyseessä oleva keksi tunnetaan Suomessa erittäin laajasti. Keksin muoto on saavuttanut tunnettuuden jo huomattavasti ennen hakemuksen jättämisen ajankohtaa 14.3.2007.

Tutkimuksesta ilmenee, että 72 prosenttia vastaajista tunsi keksin sen ulkoasun ja muodon perusteella. Huomattava osa, eli 36 prosenttia vastaajista, osasi vielä kertoa, että kyse on Carneval-keksistä (vastaajien käyttämä kirjoitusasu tosin vaihteli). Hieman yli 60 prosentin tunnettuus on oikeuskäytännössä riittänyt osoittamaan merkin erottamiskyky markkinoilla (Ampafrance SA vs. OHIM, T-164/03), joten nyt kyseessä oleva 72 prosenttia on, kun otetaan huomioon myös muu näyttö, vahva osoitus keksin ulkomuodon vakiintumisesta.

Hakemukseen sisällytetty tavaramerkki eli keksi on omintakeinen eikä muodoltaan sillä tavoin tavanomainen kuin virasto katsoo. Keksi poikkeaa mittasuhteiltaan, muodoltaan ja reunuksiltaan muista markkinoilla olevista kekseistä. Mikään muu keksivalmistaja Suomessa ei valmista keksejä, jotka kokonaisuutena olisivat samannäköisiä kuin Carneval-keksi; neliön ja aaltoilevan reunan muotoyhdistelmä sekä kalvomainen pinta keksin päällä.

Joka tapauksessa PRH:lle toimitettu aineisto osoittaa, että tämä ulkoasu kokonaisuutena on huomattavan vakiintunut ja tunnettu Suomessa.

Kaikki yhtiön hakemuksen jättöpäivän jälkeen toimittama aineisto on merkityksellistä, koska merkin vakiintuminen on tapahtunut jo huomattavasti ennen vuotta 2007. Keksi on ollut markkinoilla 1920-luvulta saakka. PRH ei ole kiistänyt tavaramerkin oloa markkinoilla jo hyvin pitkään.

Vakiintuminen on määritettävä ensisijaisesti sen perusteella, tunnetaanko tavaramerkki markkinoilla ja yhdistetäänkö se yhteen valmistajaan. Kun merkittävä osa kuluttajista osaa kertoa myös tuotteen nimen, on tämä selvä osoitus siitä, että keksin muoto yhdistetään yhteen valmistajaan eikä sitä käsitetä minkä tahansa keksin ulkoasuksi. Kyseinen markkinatutkimus osoittaa kiistatta, että merkki on kuluttajien erittäin laajasti tuntema. Tämä tuntemus on seurausta vuosikymmeniä kestäneestä käytöstä eikä vakiintuminen ole tapahtunut hakemuksen jättöpäivän ja markkinatutkimuksen tekopäivän välisenä aikana.

Näin pitkään markkinoilla ollut tavaramerkki on usein myös erittäin laajalti tunnettu. Kyseinen markkinatutkimus viittaakin siihen, että merkki on paitsi vakiintunut, myös laajalti tunnettu. Tätä kysymystä ei ole kuitenkaan tarpeen ratkaista, koska pelkkä vakiintuminen, joka edellyttää vähemmän kuin laajaa tunnettuutta, on riittävää.

PRH:n tulkinta, jonka mukaan markkinatutkimusta ei voitaisi ottaa lainkaan huomioon, koska se on teetetty hakemuksen jättämisen jälkeen, ei ole unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukainen. Tavaramerkkiä Aire Limpio koskevasta tuomiosta (asia C-488/06 P) ilmenee, että kansallinen viranomainen ei voi hylätä toimitettua markkinatutkimusta tai muuta näyttöä sillä perusteella, että se koskee hakemuksen jättämisen jälkeistä aikaa tai siksi, että markkinatutkimus on teetetty hakemuksen jättämisen jälkeen. Unionin tuomioistuimen esittämä tulkinta "sitoo" suomalaista viranomaista, joka on velvollinen tulkitsemaan kansallista tavaramerkkilakia ja tavaramerkin rekisteröinnin edellytyksiä samalla tavalla.

Sama asia on todettu myös OHIM:in ohjeistuksessa, jonka mukaan hakemuspäivän jälkeen toimitettu todistusmateriaali voidaan ottaa huomioon silloin, kun se osoittaa merkin erottamiskykyä hakemuksen jättämisen hetkellä (OHIM Guidelines for Examination). Korkein hallinto-oikeus katsoi myös vuosikirjaratkaisussaan KHO 2011:4, että hakemuspäivän jälkeinen näyttö voidaan ottaa huomioon.

Markkinatutkimus osoittaa hakemuksen jättämisen hetkistä tilannetta, sillä keksiä on markkinoitu ja myyty samalla tavalla niin tutkimuksen tekohetkellä kuin hakemuksen jättämisen hetkellä. Näin ollen myöhempien seikkojen perusteella voidaan tehdä johtopäätös siitä, millainen tilanne oli rekisteröintihakemuksen jättöpäivänä, ja vahvistaa, että merkki on ollut laajalti tunnettu tuona samana päivänä.

Sekä PRH että PRH:n valituslautakunta saavat hyödyntää päätöksenteossaan myös omaa tietämystään notorisesti tunnetuista seikoista. On yleisesti tunnettua, että kyseessä olevaa keksiä on hyvin tavanomaisesti tarjolla lasten kutsuilla. Lapset ja lasten vanhemmat tuntevat tämän keksi ulkomuodon hyvin ja mieltävät sen yhden yrityksen tuotteeksi. Valtaosa yleisöstä osaa nimetä myös tuotteen nimen.

Yhtiön toimittama aineisto osoittaa, että haettu merkki on ja on jo hakemuksen jättöhetkellä ollut käytön seurauksena hyvin tunnettu ja erottamiskykyinen.

Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunta on valituksen johdosta antamassaan lausunnossa katsonut, ettei valituksessa ole esitetty mitään sellaista uutta, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista päätöstä.

Merkkiä haetaan tavaroille "keksit" luokassa 30. Merkki esittää itse tavaran, keksin, ulkoasua. Merkin ulkoasun erottamiskykyä arvioitaessa on otettava huomioon kyseessä olevat tavarat sekä miten merkki ymmärretään kohderyhmässä. Kyseessä olevien elintarvikkeiden kohderyhmänä ovat normaalia tarkkaavaisuutta noudattavat keskivertokuluttajat, jotka eivät välttämättä ymmärrä itse tavaran ulkoasua esittävää merkkiä osoituksena tavaramerkistä, joka ilmaisisi tavaran alkuperää siten, että sillä olisi tarkoitus erottaa hakijan tavarat muiden elinkeinonharjoittajien vastaavista tavaroista.

Merkki esittää neliön muotoista keksiä. Tällainen neliömäinen ulkomuoto on yksi tyypillisistä kekseissä ja yleensäkin leivonnaisissa esiintyvistä ulkomuodoista. Neliömäisessä ulkoasussa on lisäksi hieman aaltoilevat reunat, jotka ovat myös varsin tyypillisiä nyt kyseessä olevissa tuotteissa. Tavaran ulkoasua esittävä tavaramerkki muodostuu siten pelkästään sellaisista erottamiskyvyttömistä ulkoasun piirteiden yhdistelmästä, jotka ovat ilmeisiä ja tyypillisiä kyseisten tavaroiden kohdalla. Tämä ulkoasu ei näin ollen poikkea riittävästi muista tämän alan tuotteiden perusmuodoista, joita yleisesti käytetään kaupassa, ja jotka yleinen etu huomioon ottaen tulisi jättää rekisteröimättä muidenkin elinkeinonharjoittajien vapaaseen käyttöön. Näin ollen tavaran ulkoasua esittävä merkki ei ole sellaisenaan omiaan erottamaan hakijan tavaroita muiden elinkeinonharjoittajien vastaavista tavaroista.

Hakija on esittänyt näyttöä merkkinsä pitkäaikaisesta käytöstä. Oheistetusta näytöstä ilmenee, että kuvissa on Carneval-merkkisiä keksejä. Keksien ulkomuotoon liittyy lisäksi värejä ja erilaisia kohokuvioita. Tämän näytön perusteella ei voida todeta, että hakijan tavarat erottuisivat pelkän neliömäisen ulkoasunsa ja aaltoilevien reunojen perusteella muiden vastaavista tavaroista.

Käyttönäyttönsä tueksi hakija on esittänyt markkinatutkimuksen, joka on tehty huhti-toukokuussa 2008 eli hakemuspäivän 14.3.2007 jälkeen. Pääsääntöisesti merkin tulee olla saavuttanut erottamiskyvyn jo hakemuksen tekohetkellä.

Markkinatutkimuksen mukaan kuluttajille on näytetty haetun merkin mukainen neliönmuotoinen reunoiltaan aaltoileva keksin kuva. Pelkästään näistä ulkoasun piirteistä tehty tutkimus on suoritettu vasta hakemuksen teon jälkeen, eikä sitä voida huomioida erottamiskykyarvioinnissa. Kuten edellä mainitusta muusta näytöstä ilmenee, Carneval-keksit ovat olleet pitkään markkinoilla, mutta niiden ulkoasu kokonaisuudessaan muodostuu muistakin piirteistä kuin neliömäisyydestä ja aaltoilevista reunoista. Tämän kokonaisuuden kuluttajat ovat varmasti tunteneet jo hakemuksen tekohetkellä, mutta tämän kokonaisulkoasun erottamiskykyisyys ei mahdollista johtopäätösten tekemiseen haetun merkin erottamiskykyisyydestä hakemuksen tekoaikaan, sillä haettu merkki ei vastaa ulkoasultaan kuluttajien tuntemaa Carneval-keksiä.

Oy Kraft Foods Finland Oy on vastaselityksessään edelleen ensisijaisesti pyytänyt, että PRH:n ja PRH:n valituslautakunnan päätökset kumotaan ja hakemus palautetaan PRH:lle tavaramerkin rekisteröintiä varten. Koska valituslautakunta on lausunnossaan näyttöä esittämättä väittänyt, että rekisteröintihakemuksen ulkoasu on tavanomainen ja yleisesti käytössä, yhtiö on toissijaisesti pyytänyt, että asia palautetaan valituslautakuntaan, jotta se esittäisi väitteensä tueksi näyttöä ja oikeudellisen argumentaation lakiviittauksineen. PRH:n tulee viran puolesta riittävästi huolehtia asian selvittämisestä ja esittää väitteidensä tueksi riittävä näyttö. Yhtiöllä ei ole tietoa sellaisesta keksin ulkoasusta, joka vastaisi rekisteröintihakemuksessa kuvattua merkkiä eikä merkin ulkoasu ole kenenkään muun elinkeinonharjoittajan käytössä. Yhtiö katsookin tästä syystä, että asia tulisi ratkaista sen ensisijaisen vaatimuksen mukaisesti. Markkinatutkimus osoittaa täysin selvästi, että yleisö ei pidä ulkoasua tavanomaisena, vaan tuntee sen yhtiön tavaramerkkinä.

Yhtiö on vastaselityksensä liitteenä toimittanut valaehtoisen todistuksen, jossa ilmoitetaan Carneval-keksien myyntiä ja markkinointia koskevia luottamuksellisia tietoja ja pyytänyt, että korkein hallinto-oikeus julistaa sen kohdissa 13 ja 15 ilmoitetut luvut salaisiksi 15 vuodeksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 20 kohdan ja 31 §:n perusteella.

Tavaramerkin erottamiskykyä arvioitaessa tulee huomiota kiinnittää kaikkiin asianhaaroihin ja erityisesti siihen, kuinka kauan ja miten laajalti tavaramerkkiä on käytetty. Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan käytön seurauksena saavutettua erottamiskykyä arvioitaessa voidaan huomioon ottaa:
1) tavaramerkin markkinaosuus,
2) tavaramerkin käytön intensiivisyys,
3) käytön maantieteellinen laajuus ja kesto,
4) missä määrin yritys on käyttänyt varoja myynninedistämiseen ja tavaramerkin tunnetuksi tekemiseen,
5) missä laajuudessa tavara tunnistetaan asianomaisessa kohderyhmässä tietyn yrityksen tavaraksi, ja
6) kauppakamarien ja muiden liike-elämän yhteenliittymien antamat lausunnot.

Jos toimivaltainen viranomainen katsoo näiden seikkojen perusteella, että asianomainen kohderyhmä tai ainakin merkittävä osa siitä tunnistaa tämän tavaramerkin perusteella kyseisen tavaran tietyn yrityksen tavaraksi, tämän viranomaisen on joka tapauksessa katsottava, että tavaramerkkidirektiivin 2008/95/EY 3 artiklan 3 kohdassa asetettu rekisteröintiedellytys täyttyy.

Kysymyksessä oleva luettelo kriteereistä ei luonnollisestikaan ole luonteeltaan mitenkään ehdoton, vaan kyseessä on luettelo seikoista, joita "voidaan ottaa huomioon" (esimerkiksi asia C-108/97, kohta 51) osana asian kokonaisharkintaa. Koska PRH on katsonut, ettei muu toimitettu näyttö ole ollut riittävää, yhtiö on toimittanut valaehtoisen todistuksen talouslukuineen ja liitteineen tukemaan näyttöä merkin vakiintumisesta Suomen markkinoilla.

Koska toimitettu markkinatutkimus on valtakunnallisesti edustava, yhtiö ei ole erikseen hakenut lausuntoa kauppakamareilta eri puolelta Suomea. Muutoin yhtiö on kerännyt näyttöä eri seikoista, joilla on merkitystä asiaa arvioitaessa.

Vuodesta 1925 saakka Suomen markkinoilla ollutta Carneval-keksiä markkinoi nykyisin Oy Kraft Foods Finland Ab, joka on Suomen suurin keksejä valmistava yritys. Aiemmin keksi ja sen tavaramerkkioikeudet olivat Fazer Keksit Oy:n omaisuutta. Kun Groupe Danone S.A. osti Fazer Keksit Oy:n vuonna 2001, markkinoinnista vastasi tämän jälkeen LU Suomi Oy. Marraskuussa 2007 yhdysvaltalainen Kraft Foods, Inc. teki yrityskaupan ranskalaisen Groupe Danone S.A. -yhtiön kanssa, jonka jälkeen keksi on ollut osa Oy Kraft Foods Finland Ab:n tavaramerkkisalkkua.

Keksillä on hyvin pitkä käyttöhistoria. Erikoisuus on, että samaa ulkoasua on käytetty vuodesta 1925 lähtien. Yhtiön internet-sivujen mukaan "samaa keksiä ovat lapsena syöneet isovanhemmat ja vanhemmat ja siksi sitä on mukava tarjota myös omille lapsille ja lapsenlapsille".

Korkein hallinto-oikeus on useasti todennut, että ratkaisevaa ei ole markkinatutkimuksen tekemisen ajankohta sinänsä, vaan se todistaako tutkimus niistä olosuhteista, jotka ovat vallinneet hakemuksen jättöhetkellä. Kun kyseessä oleva keksin ulkoasu on ollut markkinoilla täsmälleen samanmuotoisena vuodesta 1925, ei sen tunnettuus ole voinut syntyä hakemuksen jättämisen ja tutkimuksen tekemisen välisenä aikana. Valituslautakunnan esittämä tulkinta ei myöskään ole unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukainen.

Markkinatutkimus osoittaa laajaa tunnettuutta ja vakiintumista Suomen markkinoilla. Käytännössä etenkin kaikki lapsiperheet tuntevat hakemukseen sisällytetyn merkin ulkoasun, koska keksi on erityisen suosittu lasten syntymäpäiväkutsuilla. Keksi poistetaan kutsuilla pakkauksesta ja asetetaan esimerkiksi kulhoon tarjolle. Näin sen ulkoasu tulee tutuksi. Lisäksi keksin ulkoasu on ollut näkyvästi esillä markkinointimateriaaleissa, kuten toimitetusta markkinointimateriaalista ilmenee.

Markkinatutkimuksesta ilmenee selvästi, että suomalainen yleisö tuntee kyseessä olevan keksin muodon ja ulkoasun. Tutkimus viittaa myös siihen, että keksi on laajalti tunnettu Suomessa. Rekisteröinnin edellytyksenä on kuitenkin jo pelkkä vakiintuminen yhden "anonyymin" elinkeinonharjoittajan tavaramerkiksi. Tunnettuus on pysynyt korkealla tasolla, vaikka keksin taustalla olevat yhtiöt ja niiden toiminimet ovat vuosien varrella muuttuneet eikä valmistajan toiminimi ("anonyymi alkuperä") ole niin tunnettu kuin keksin muoto ja sen tuotenimi. Tutkimus osoittaa, että tavaramerkki voi kuitenkin ilmentää yhtä "anonyymiä" alkuperää, vaikka sen haltijat ja niiden toiminimet muuttuisivat vuosien varrella.

Valaehtoisen todistuksen liitteet osoittavat, että keksin ulkoasua on intensiivisesti, näkyvästi ja pitkäaikaisesti tuotu esille markkinoinnissa. Luvut viittaavat siihen, että keksi on vakiintuneisuuden lisäksi laajalti tunnettu Suomen markkinoilla.

Hakemukseen on sisällytetty kuva mustavalkoisesta Carneval-keksistä täsmälleen siinä asussa, jossa keksiä on valmistettu vuodesta 1925. Esitetyn kuvan vastaavuus markkinoilla vuosikymmeniä olleeseen keksiin ilmenee myös esitetystä markkinointimateriaalista. Markkinatutkimukseen on liitetty yllä oleva kuva ja se on teetetty internet-tutkimuksena (eikä esimerkiksi puhelintutkimuksena) ja vastaajille on näytetty sama kuva kuin se, joka on sisällytetty hakemukseen. Markkinatutkimus osoittaa, että kuluttajat tuntevat hakemukseen sisällytetyn merkin ulkoasun tässä muodossa riippumatta keksin väristä. Kuluttajilla ei ole vaikeuksia tunnistaa tätä kuvaa Carneval-keksin ulkoasuksi.

Tavaramerkin haltija on oikeutettu rekisteröimään tavaramerkkinsä ulkoasun eri piirteet (sanat, värit, iskulauseet ja niin edelleen) erikseen. Ulkoasutavaramerkkejä koskevat samat vaatimukset kuin muita tavaramerkkejä. Yhtiö onkin rekisteröinyt Carneval-keksin toisella puolella olevat kuviot erillisinä tavaramerkkeinä. Sikäli kuin PRH tarkoittaa sitä, että tavaramerkin hakemukseen sisällytetty ulkoasu, joka esittää keksin etupuolta, ei ole voinut vakiintua riippumatta merkin muista osista tai osana jotain merkkiä, tulee sovellettavaksi myös unionin tuomioistuimen Societe des produits Nestlé SA -tapaus (asia C-353/03, "Have a Break"). Siinä todetaan yksiselitteisesti, että tavaramerkki voi tulla erottamiskykyiseksi sen seurauksena, että sitä käytetään rekisteröidyn tavaramerkin osana tai yhdessä sen kanssa.

Kuten esitetystä näytöstä ilmenee, keksin ulkoasu tunnetaan Suomessa riippumatta siitä, mitä keksin toisella puolella on, millä toiminimellä keksiä valmistetaan tai millaisia merkintöjä pakkauksissa, mainonnassa tai muussa sellaisessa on. Keksillä on myös ollut täsmälleen haettu ulkoasu, eikä keksin etupuolelta ole poistettu mitään merkintöjä. Keksin etupuolen ulkoasu on siis tälläkin perusteella vakiintunut omaksi merkikseen.

Kyseessä olevan keksin ulkoasu ei ole Suomessa millään tavalla yleinen tai tavanomainen. Asia on täysin päinvastoin. Keksin ulkoasu on kokonaisuutena ainutlaatuinen, uniikki. Kukaan toinen elinkeinonharjoittaja ei ole koskaan Suomen markkinoilla käyttänyt kekseissään tällaista ulkoasua. On huomattavaa, että valituslautakunnan lausunnossa ei esitetä esimerkkejä tai muuta näyttöä keksien muodoista, jotka osoittaisivat, että kyseessä olisi tavanomainen ja yleisesti käytössä oleva ulkoasu.

Ulkoasua on luonnollisesti arvioitava kokonaisuutena eikä siten, että joitakin piirteitä kuten neliömäisyyttä tai aaltoilevia reunoja arvioitaisiin irrallaan kokonaisuudesta.

Tavaramerkin rekisteröintihakemusta käsiteltäessä huomioon ei voida ottaa myöskään sitä, kuinka laajalle merkin haltijan yksinoikeus konkreettisessa loukkaustilanteessa ulottuu. Tämän asian arviointi kuuluu yleisille tuomioistuimille.

Oy Karl Fazer Ab on valituksen täydennyksessä todennut olevansa tavaramerkkihakemuksen nro T200700871 nykyinen haltija. Yhtiö on uudistanut aikaisemmin esitetyt perusteet ja perustelut.

Yhtiön käsityksen mukaan haettu ulkoasurekisteröinti on sellaisenaan erottamiskykyinen tavaramerkkilain, tavaramerkkidirektiivin ja unionin tuomioistuimen ratkaisukäytännön perusteella. Mikäli merkin ei katsota vastoin yhtiön näkemystä olevan alun perin erottamiskykyinen, sen on katsottava tulleen erottamiskykyiseksi käytön kautta tavaramerkkilain 13 §:n mukaisesti. Merkin on katsottava vakiintuneen yhtiön erityiseksi tunnukseksi tavaramerkkilain 2 §:n mukaisesti. Toimitettu käyttönäyttö kiistatta todistaa merkin tulleen erottamiskykyiseksi käytön kautta sekä vakiintuneen yhtiön erityiseksi tunnukseksi.

Carneval-merkki muodostuu Fazerin tunnetun Carneval-keksin ulkomuodosta. Keksin ulkomuoto on neliskulmainen ja sen reunat ovat aaltomaiset. Carneval-merkin ulkomuoto ei ole edes alkuperältään tavanomainen keksimuoto, sillä perinteisin keksin muoto on pyöreä. Se on omintakeinen sekä eroaa muodoltaan, mittasuhteiltaan että reunuksiltaan muista markkinoilla olevista keksituotteista. Sinällään keksien ulkomuoto voi olla minkälainen tahansa, joten käytännössä keksien muodolle on olemassa rajaton määrä vaihtoehtoja. Lisäksi yksikään muu keksivalmistaja ei käytä tai ole käyttänyt vastaavaa muotoa kuin Carneval-merkissä. Siten Carneval-merkki on jo lähtökohtaisesti erottamiskykyinen ja merkin yleiselle vapaanapidolle ei ole tarvetta.

TNS Gallup Oy (TNS Gallup) on vuoden 2008 huhti-toukokuussa suorittanut markkinatutkimuksen Carneval-merkin tunnettuudesta. TNS Gallup on tutkimuksessaan näyttänyt kuvaa noin 700 vastaajalle. Tutkimus on valtakunnallisesti kattava. Tutkimuksessa on näytetty Carneval-merkkiä vastaajille ja kysytty tunteeko vastaaja tämän keksin ulkoasun ja yhdistääkö sen tiettyyn merkkiin/valmistajaan Suomessa. Yli 70 prosenttia vastaajista ilmoitti tuntevansa Carneval-merkin sekä yhdistävänsä sen tiettyyn anonyymin toimijaan. Siten yli 70 prosenttia kuluttajista tunsi keksin sen ulkoasun ja muodon perusteella ilman mitään muuta tietoa tuotteesta. Siten huomattava osuus kuluttajista tunnistaa Carneval-merkin tavaramerkiksi ja yhtiön erityiseksi tunnukseksi.

Hieman yli 60 prosentin tunnettuus on oikeuskäytännössä riittänyt osoittamaan merkin erottamiskyvyn markkinoilla (Ampafrance SA vs. OHIM, T-164/03). Tässä tapauksessa yli 70 prosenttia vastaajista tunnisti Carneval-merkin, mikä on hyvin vahva osoitus Carneval-merkin erottamiskyvystä ja tunnettuudesta markkinoilla.

Lisäksi vastaajista huomattava osa eli 36 prosenttia osasi kertoa, että kyse on Carneval-keksistä. Vaikka vastaajien kirjoitusasu erosikin jonkin verran, kuluttajat ovat kiistatta tarkoittaneet viitata Carneval-kekseihin.

Siten kuluttajat yhdistävät Carneval-merkin ja sen osoittaman keksin ulkomuodon hyvin vahvasti jopa sitä kuvaavaan tavaramerkkiin Carneval. Tämä edelleen osoittaa, että merkin tunnettuus markkinoilla on huomattava.

Markkinatutkimus on toimitettu noin vuosi tavaramerkkihakemuksen jättämisen jälkeen. Carneval-merkki on kuitenkin ollut käytössä jo vuodesta 1925 lähtien, joten on hyvin todennäköistä, että markkinatutkimuksen osoittama tunnettuus on ollut olemassa jo hakemuksen tekohetkellä. Ei ole todennäköistä, että vajaan vuoden aikana voisi syntyä yli 70 prosentin tunnettuus, vaan todennäköisempää on se, että tunnettuus on rakentunut yli 80 vuoden käytön aikana. Edelleen unionin tuomioistuimen mukaan hakemuksen jättämisen jälkeen toimitetut markkinointitutkimukset voidaan ottaa huomioon, jos ne mahdollistavat johtopäätösten tekemisen tilanteesta sellaisena, kuin se oli hakemusajankohtana. Siten markkinatutkimus tulee ottaa kokonaisuudessaan huomioon Carneval-merkin erottamiskykyä arvioitaessa.

Tutkimus kiistatta osoittaa, että yli 70 prosenttia relevantista kohderyhmästä yhdistää Carneval-merkin tiettyyn anonyymiin alkuperään. Tämä todistaa, että Carneval-merkki on erottamiskykyinen, sillä huomattava osa kuluttajista tunnistaa ja yhdistää sen anonyymiin alkuperään eli kuluttajat tunnistavat Carneval-merkin tavaramerkiksi. Siten Carneval-merkki on saavuttanut käytön kautta erottamiskyvyn, ja se on omiaan erottamaan yhtiön tavarat kolmansien tavaroista. Lisäksi tutkimus osoittaa, että Carneval-merkki on vakiintunut Fazerin tavaroiden tunnukseksi.

Valituksen yhteydessä on toimitettu markkinointimateriaalia, keksiteloihin liittyvää kirjeenvaihtoa kuvineen ja kuvia tuotepakkauksista. Markkinointimateriaali käsittää useita lähteitä, joissa todetaan Carneval-keksien olleen markkinoilla jo vuodesta 1925 lähtien ja Carneval-merkki onkin säilynyt samanlaisena vuodesta 1925 alkaen. Tätä osoittaa muun muassa keksiteloihin liittyvä kirjeenvaihto vuodelta 1936, jossa kuvataan täsmälleen nykyisiä keksejä vastaava muotti.

Edelleen markkinointimateriaalissa on tuotu esiin useita mittavia markkinointikampanjoita: Satua ja totta -kampanja vuodelta 2000, Carneval-reppukampanja, Pokemon-kilpailu ja Carneval-keksien 80-vuotisjuhlavuoden markkinointikampanja vuodelta 2005. Markkinointimateriaalista ilmenee, että Carneval-merkkiä on käytetty hyvin laajasti erilaisissa kampanjoissa, jotka ovat olleet hyvin esillä myyntikanavissa.

Kirjelmän oheen liitetystä Fazerin historiasta ilmenee, että Hangon Keksi Oy:n liiketoiminta on vuonna 1989 siirretty Fazer keksit Oy:öön. Siten tässä asiassa aiemmin toimitetut pakkausmateriaalit, joissa mainitaan Hangon Keksi Oy, ovat tätä edeltävältä ajalta ja ne, joissa mainitaan Fazer keksit Oy, ovat puolestaan pakkauksia vuodesta 1989 eteenpäin. Näissä pakkausmateriaaleissa on jokaisessa kuvattu myös Carneval-merkki. Siten toimitettu pakkausmateriaali osoittaa, että Carneval-merkki on ollut hyvin esillä Carneval-keksien markkinoinnissa ainakin 1980-luvulta lähtien.

Aiemmin tässä asiassa toimitetussa materiaalissa on myös Lastenkeksit-otsikoitu ote, jossa viitataan AC Nielsen Finland Oy:n tilastoihin vuodelta 1996. Kyseisten tilastojen mukaan lasten keksien kymmenen parhaan listalla ensimmäisenä ja toisena on ollut Carneval-keksituotteet. Tämä tieto osoittaa, että Carneval-keksien markkina-asema on ollut vahva jo vuonna 1996.

Markkinointimateriaalista käy selvästi ilmi, että Carneval-merkki on ollut hyvin pitkään ja laajalti käytössä Suomessa. Lisäksi markkinointimateriaali osoittaa, että Carneval-merkin kattamien tuotteiden markkinaosuus on huomattava lastenkeksimarkkinoilla, tavaramerkin käyttö on ollut intensiivistä ja yritys on käyttänyt varoja tavaramerkin tunnetuksi tekemiseen vuosittaisten markkinointikampanjoiden kautta sekä että merkin käyttö on sekä maantieteellisesti että ajalliselta kestoltaan laajaa. Siten Carneval-merkki on tullut käytön kautta erottamiskykyiseksi Suomessa sekä vakiintunut Fazerin erityiseksi tunnukseksi.

Aiemmin toimitetusta valaehtoisesta lausunnosta ilmenevät Carneval-keksien myyntimäärää ja markkinaosuutta sekä niiden markkinointiin käytettyjä varoja koskevat luvut ovat huomattavan korkeita ja osoittavat kiistattomasti, että Carneval-merkkiä on käytetty intensiivisesti (markkinaosuudet ja myyntimäärät) ja että yritys on käyttänyt varoja tavaramerkin tunnetuksi tekemiseen huomattavia määriä. Siten Carneval-merkki on tullut käytön kautta erottamiskykyiseksi Suomessa.

Kirjelmään on liitetty syyskuussa 2011 Euromonitor Internationalin laatima tutkimus Suomen keksimarkkinoista (Passport Biscuits in Finland -tutkimus). Tutkimuksessa on esitetty keksituotteiden myyntitilastoja vuosilta 2006–2012 sekä myyntivolyymin että myyntiarvon mukaan eriteltyinä.

Myyntitilastojen mukaan Suomen keksimarkkinoiden koko ja myynti ovat pysyneet vuosien 2006–2012 aikana hyvin stabiilina, mikä on ollut yhtiön käsityksen mukaan trendi jo ennen vuotta 2006. Siten eri keksibrändien asema ja kuluttajien mieltymykset ovat pysyneet samalla tasolla vuosien ajan. Tämä osaltaan osoittaa, että Carneval-merkin asema on myös pysynyt samalla tasolla vuosien ajan ja siten myös hakemuksen jättämisen jälkeiseltä ajalta oleva materiaali on otettava täysimääräisesti huomioon Carneval-merkin erottamiskykyä arvioitaessa.

Tämä tutkimus osaltaan vahvistaa yhtiön käsitystä, että Carneval-keksit ovat erittäin tunnettuja kuluttajien keskuudessa ja siten Carneval-merkki on saavuttanut erottamiskyvyn käytön kautta sekä vakiintunut Fazerin erityiseksi tunnukseksi.

Tavaramerkkilain vaatimus siitä, että merkki on katsottava erottamiskykyiseksi silloin, kun sen avulla voidaan erottaa elinkeinotoiminnassa liikkeelle lasketut tavarat toisista, täyttyy.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

1. Korkein hallinto-oikeus ei tutki Oy Kraft Foods Finland Ab:n vastaselityksessä esitettyä vaatimusta, joka on koskenut tietojen julistamista salassa pidettäviksi.

2. Patentti- ja rekisterihallituksen ja valituslautakunnan päätökset kumotaan ja asia palautetaan Patentti- ja rekisterihallitukselle hakemuksen nro T20070871 mukaisen ulkoasutavaramerkin rekisteröintiä varten.

Perustelut

1. Oikeudenkäyntiasiakirjat, jotka sisältävät tietoja yksityisestä liike- tai ammattisalaisuudesta tai muusta vastaavasta yksityisen elinkeinotoimintaa koskevasta seikasta, on oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 8 §:n ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 20 kohdan nojalla ja mainituissa säännöksissä mainituin rajoituksin ilman salaisiksi julistamistakin pidettävä salassa, jos tiedon antaminen niistä aiheuttaisi elinkeinonharjoittajalle taloudellista vahinkoa. Tämän vuoksi mainittua vaatimusta ei ole syytä tutkia.

2. Tavaramerkkilain 13 §:n mukaan rekisteröitävän tavaramerkin tulee olla omiaan erottamaan haltijan tavarat muiden tavaroista. Tavaran lajia, laatua, paljoutta, käyttötarkoitusta, hintaa taikka valmistuspaikkaa tai -aikaa joko yksinomaan tai ainoastaan vähäisin muunteluin tai lisäyksin ilmaisevaa merkkiä ei sellaisenaan ole katsottava erottamiskykyiseksi. Erottamiskykyiseksi ei ole katsottava myöskään merkkiä, joka muodostuu yksinomaan tavaran luonteenomaisesta, teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tai tavaran arvoa olennaisesti korottavasta muodosta. Arvosteltaessa merkin erottamiskykyä on kiinnitettävä huomiota kaikkiin asianhaaroihin ja erityisesti siihen, kuinka kauan ja miten laajalti merkkiä on käytetty.

Rekisteröitäväksi haettu Carneval-keksin ulkoasu sileältä puolelta kuvattuna on, kuten Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä on todettu, yksinkertaisen neliömäinen aaltoilevin reunoin. Se ei muodostu tavaramerkkilain 13 §:ssä tarkoitetulla tavalla yksinomaan tavaran luonteenomaisesta muodosta, mutta sitä ei myöskään voida pitää sillä tavoin omintakeisena ja epätyypillisenä keksin muotona, että se itsessään olisi omiaan erottamaan haetun rekisteröinnin haltijan ja kilpailijoiden keksit toisistaan. Hakemuksen kohteena oleva ulkomuoto on siten rekisteröitävissä ainoastaan, jos se on osoitettu muuttuneen käytön perusteella erottamiskykyiseksi.

Carneval-keksi on hakemuksen haltijan mukaan tullut markkinoille jo vuonna 1925, ja tuosta saakka ollut myynnissä rekisteröintihakemuksessa kuvatun näköisenä. Asiassa on esitetty aineistoa, joka sisältää tätä väitettä tukevia kuvia ainakin 1990-luvulta saakka. Hakemuksen kohteena oleva keksimuoto on siten ollut käytössä pitkään, vaikka valmistajayhtiöt ja toiminimet ovatkin vaihtuneet.

Asiassa on lisäksi esitetty huhti-toukokuussa 2008 suoritettu Tuotemerkki Carneval -markkinatutukimus. Tavaramerkkihakemuksen mukaisen keksimuodon tunnettuutta on tutkimuksessa selvitetty samannäköisen kuvan perusteella kuin hakemuksessakin on. Tutkimuksen mukaan 72 prosenttia vastaajista tunsi keksin sen ulkoasun ja muodon perusteella ja 36 prosenttia osasi myös kertoa sen nimen oikein tai suunnilleen oikein.

Tavaramerkin rekisteröitävyyden edellytyksenä olevan erottamiskyvyn tulee, kuten Patentti- ja rekisterihallitus ja valituslautakunta ovat katsoneet, olla täytettynä jo silloin kun hakemus tehdään. Hakemushetken jälkeistä markkinatilannetta koskevan selvityksen perusteella voi kuitenkin vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan olla tietyin edellytyksin mahdollista tehdä päätelmiä tavaramerkin tunnettuudesta jo hakemushetkellä.

Rekisteröintihakemus on jätetty 14.3.2007. Edellä mainittu markkinatutkimus on suoritettu vasta seuraavan vuoden huhti-toukokuussa eli yli vuosi rekisteröintihakemuksen jättämisen jälkeen. Hakemuksen kohteena oleva keksimuoto oli tuolloin kuitenkin jo ollut käytössä vuosikymmenien ajan, eikä asiassa ole ilmennyt, että sen tutkimuksesta pääteltävissä oleva korkea tunnettuus olisi johtunut esimerkiksi hakemuksen jättämisen ja tutkimuksen suorittamisen välisen runsaan vuoden aikana toteutetusta kampanjasta. Asiassa ei muutenkaan ole ilmennyt, että kysymyksessä olevan keksimuodon tunnettuus olisi hakemushetken ja tutkimuksen suorittamisen välisenä aikana merkittävästi muuttunut. Hakemuksen mukaisen keksimuodon on siten katsottava tulleen hakemuspäivää edeltävän laajan ja pitkäaikaisen käytön perusteella erottamiskykyiseksi.

Koska tavaramerkin rekisteröimiselle ei siten ole tavaramerkkilain 20 §:n 1 momentissa tarkoitettua estettä, Patentti- ja rekisterihallituksen ja valituslautakunnan päätökset on kumottava ja asia palautettava Patentti- ja rekisterihallitukselle tavaramerkin rekisteröintiä varten.

Asian ovat ratkaisseet presidentti Pekka Vihervuori sekä hallintoneuvokset Sakari Vanhala, Riitta Mutikainen, Mika Seppälä ja Liisa Heikkilä. Asian esittelijä Kristina Björkvall.

Keksi