KHO:2016:82

Tavaramerkki NETTIVENE oli vailla erottamiskykyä niiden luokan 9 tavaroiden ja luokkien 34 ja 42 palvelujen tavaramerkkinä, joista korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli kysymys. Tavaramerkin kuuluminen tavaramerkkiperheeseen tai -sarjaan voitiin ottaa huomioon erottamiskykyä vahvistavana seikkana, mutta vaikutusta oli arvioitava rekisteröintihakemuksen jättöhetken tilanteen mukaan ja ottaen huomioon perhettä tai sarjaa yhdistävän merkkiosan erottamiskyky. Hakijan eräiden muiden NETTI-alkuisten ja vastaavalla tavalla muodostettujen tavaramerkkien rekisteröinnistä ei seurannut, että tavaramerkkiä NETTIVENE olisi tullut pitää erottamiskykyisenä valituksen mukaisessa laajuudessa.

Tavaramerkkilaki 1 § 3 momentti ja 13 §

Unioinin tuomioistuimen tuomiot asioissa C-51/10 P Agencja Wydawnicza Technopol sp. Z o. o. v SMHV, C-16/06 P, Les Éditions Albert René Sàrl v. SMHV ja C-234/06 P, Il Ponte Finanziaria v. SMHV sekä unionin yleisen tuomioistuimen tuomio yhdistetyissä asioissa T-303/06 RENV ja T-337/06 RENV, UniCredit v. SMHV- Union Investment Privatfonds (UNIWEB)

Päätös, josta valitetaan

Markkinaoikeus 7.4.2014 nro 227/14

Asian aikaisempi käsittely

Patentti- ja rekisterihallitus on 14.7.2011 tekemällään päätöksellä hyväksynyt NettiX Oy:n 1.10.2010 tekemän tavaramerkin NETTIVENE rekisteröintiä koskevan hakemuksen nro T201002732 vain osittain.

Hakemus on koskenut seuraavia tavaroita ja palveluja:

Luokka 9 Tieteelliset, merenkulku-, geodeettiset, valokuvaus-, elokuva-, optiset, punnitus-, mittaus-, merkinanto-, tarkastus- (valvonta-), hengenpelastus- ja opetuslaitteet ja -kojeet; laitteet ja kojeet sähkön johtamiseen, kytkemiseen, muuntamiseen, varaamiseen, säätämiseen tai hallintaan; äänen ja kuvien tallennus-, siirto- ja toistolaitteet; magneettiset tietovälineet, tallennelevyt; myyntiautomaatit ja kolikkokäyttöisten laitteiden koneistot; kassakoneet, laskukoneet, tietojenkäsittelylaitteet ja tietokoneet; tulensammutuslaitteet.

Luokka 16 Paperi, pahvi ja niistä tehdyt tavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; painotuotteet; kirjansidonta-aineet; valokuvat; paperitavarat ja kirjoitustarvikkeet; paperi- ja kotitalousliimat; taiteilijantarvikkeet; siveltimet; kirjoituskoneet ja toimistotarvikkeet (paitsi huonekalut); neuvonta- ja opetusvälineet (paitsi laitteet); muoviset pakkaustarvikkeet (jotka eivät sisälly muihin luokkiin); painokirjasimet; painolaatat.

Luokka 35 Mainonta; liikkeenjohto; yrityshallinto; toimistotehtävät.

Luokka 38 Kaukoviestintä.

Luokka 42 Tieteelliset ja teknologiset palvelut sekä niihin liittyvä tutkimus ja suunnittelu; teolliset analyysi- ja tutkimuspalvelut; tietokonelaitteistojen ja -ohjelmistojen suunnittelu ja kehittäminen.

Hakemus on hylätty luokan 9 tavaroiden "magneettiset tietovälineet, tallennelevyt", luokan 35 palveluiden sekä luokan 42 palveluiden "teknologiset palvelut sekä niihin liittyvä tutkimus ja suunnittelu; teolliset analyysi- ja tutkimuspalvelut; tietokonelaitteistojen ja ohjelmistojen suunnittelu ja kehittäminen" osalta. Tavaramerkki on päätöksen perustelujen mukaan mainittujen tavaroiden ja palveluiden osalta vailla erottamiskykyä.

Merkki on kieliopin mukaisesti oikein muodostettu yhdyssanoista netti (=internet, tietoverkko) ja vene. Rekisteröitäväksi haetun merkin voidaan katsoa ilmaisevan, että kyse on veneisiin liittyvistä sähköisistä julkaisuista, veneiden myyntipalveluista internetissä tai tietoverkossa suoritettavista veneisiin liittyvistä kehittämis- ja suunnittelupalveluista. Merkki ilmaisee tavaroiden ja palveluiden lajia, laatua ja käyttötarkoitusta eikä siten ole omiaan erottamaan hakijan tavaroita ja palveluita muiden vastaavista tavaroista ja palveluista.

Virastoon on toimitettu näyttöä, joka osoittaa hakijalla olevan nettivene.com-internetsivusto, joka on kuluttajille ja yrittäjille tarkoitettu vesikulkuneuvojen ja veneilyvarusteiden ilmoittelusivusto. Näyttö ei kuitenkaan osoita, että rekisteröitäväksi haettua merkkiä NETTIVENE olisi tavaramerkinomaisesti käytetty niin kauan ja laajalti, että sen voitaisiin katsoa tulleen erottamiskykyiseksi hakijan erityisenä tunnusmerkkinä edellä mainituille luokan 9 tavaroille ja luokkien 35 ja 42 palveluille hakemuspäivään mennessä.

Yhtiö on valittanut päätöksestä Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakuntaan. Asia on patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaanpanosta annetun lain (1130/2013) 2 §:n nojalla siirtynyt markkinaoikeuden käsiteltäväksi hallintolainkäyttölaissa säätetyllä tavalla.

Yhtiö on markkinaoikeudelle antamassaan vastaselityksessä ilmoittanut supistavansa hakemuksensa luokan 35 osalta koskemaan seuraavia pal- veluita: Mainonta; mainostilan vuokraus; markkinointipalvelut; ilmoituspalvelut; myynti-, vuokraus- ja vaihtoilmoitusten julkaiseminen ja mainostilan tarjoaminen internetissä.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Markkinaoikeus on valituksenalaisella päätöksellään NettiX Oy:n valituksen enemmälti hyläten hyväksynyt valituksen siltä osin kuin tavaramerkkiä NETTIVENE on haettu rekisteröitäväksi luokan 35 palveluille "mainonta; mainostilan vuokraus ja mainostilan tarjoaminen internetissä" sekä kumonnut näiden luokan 35 palveluiden osalta Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen ja palauttanut asian Patentti- ja rekisterihallituksen käsiteltäväksi.

Markkinaoikeus on perustellut päätöstään seuraavasti:

Asiassa on valituksen johdosta ratkaistava, onko tavaramerkki NETTIVENE omiaan erottamaan tavaramerkkilain 13 §:ssä tarkoitetuin tavoin NettiX Oy:n luokassa 9 tavarat "magneettiset tietovälineet, tallennelevyt", luokassa 35 palvelut "mainonta; mainostilan vuokraus; markkinointipalvelut; ilmoituspalvelut; myynti-, vuokraus- ja vaihtoilmoitusten julkaiseminen ja mainostilan tarjoaminen internetissä" sekä luokassa 42 palvelut "teknologiset palvelut sekä niihin liittyvä tutkimus ja suunnittelu; teolliset analyysi- ja tutkimuspalvelut; tietokonelaitteistojen ja -ohjelmistojen suunnittelu ja kehittäminen" muiden tavaroista ja palveluista.

Tavaramerkkilain 13 §:n 1 momentin, oikeastaan 13 §:n, mukaan rekisteröitävän tavaramerkin tulee olla omiaan erottamaan haltijan tavarat muiden tavaroista. Tavaran lajia, laatua, paljoutta, käyttötarkoitusta, hintaa taikka valmistuspaikkaa tai -aikaa joko yksinomaan tai ainoastaan vähäisin muunteluin tai lisäyksin ilmaisevaa merkkiä ei sellaisenaan ole katsottava erottamiskykyiseksi. Erottamiskykyiseksi ei ole katsottava myöskään merkkiä, joka muodostuu yksinomaan tavaran luonteenomaisesta, teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tai tavaran arvoa olennaisesti korottavasta muodosta. Arvosteltaessa merkin erottamiskykyä on kiinnitettävä huomiota kaikkiin asianhaaroihin ja erityisesti siihen, kuinka kauan ja miten laajalti merkkiä on käytetty.

Tavaramerkkilain 1 §:n 3 momentin mukaan mitä tavaramerkkilaissa säädetään tavaroista, on vastaavasti voimassa palveluista.

Tavaramerkin erottamiskyky arvioidaan kussakin yksittäistapauksessa suhteessa hakemuksessa nimettyihin tavaroihin tai palveluihin. Sillä, mitä netti-sanan sisältäviä tavaramerkkejä Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt aiemmin rekisteröitäväksi, ei ole merkitystä arvioitaessa, onko tavaramerkki NETTIVENE erottamiskykyinen haetuille tavaroille ja palveluille.

Tavaramerkki NETTIVENE on muodostettu kielioppisääntöjen mukaisesti sanasta netti, joka on lyhennys tietoverkkoa tarkoittavasta internet-sanasta, ja sanasta vene. Yhdyssanalla nettivene ei ole vakiintunutta merkityssisältöä. Kohdeyleisö ymmärtää kuitenkin välittömästi, kun tavaramerkkiä käytetään valituksen kohteena olevien tavaroiden ja palvelujen tunnuksena, että kyse on veneisiin liittyvistä sähköisistä julkaisuista, veneiden myynti- ja markkinointipalveluista internetissä tai tietoverkossa suoritettavista veneiden kehittämis- tai suunnittelupalveluista. Näin ollen tavaramerkki NETTIVENE ilmaisee tavaroiden "magneettiset tietovälineet, tallennelevyt" luokassa 9, palveluiden "markkinointipalvelut; ilmoituspalvelut; myynti-, vuokraus- ja vaihtoilmoitusten julkaiseminen" luokassa 35 ja palveluiden "teknologiset palvelut sekä niihin liittyvä tutkimus ja suunnittelu; teolliset analyysi- ja tutkimuspalvelut; tietokonelaitteistojen ja -ohjelmistojen suunnittelu- ja kehittäminen" luokassa 42 lajia, laatua ja käyttötarkoitusta, minkä vuoksi se ei ole omiaan erottamaan kyseisiä NettiX Oy:n tavaroita ja palveluita tavaramerkkilain 13 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Luokan 35 palveluiden "mainonta; mainostilan vuokraus; ja mainostilan tarjoaminen internetissä" osalta tavaramerkki NETTIVENE on erottamiskykyinen.

Asian ovat ratkaisseet markkinaoikeuden jäsenet Kimmo Mikkola, Anna-Mari Porkkala-Hietala ja Christer Brännkärr.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Yhtiö on valituksessaan vaatinut, että markkinaoikeuden päätös kumotaan siltä osin kuin yhtiön valitus on hylätty ja tavaramerkki hyväksytään rekisteröitäväksi supistetun hakemuksen mukaisesti kokonaisuudessaan.

Yhtiö on perustellut vaatimuksiaan viittaamalla kaikkeen asiassa aikaisemmin esittämäänsä ja esittänyt lisäksi muun ohella seuraavaa:

Patentti- ja rekisterihallitus on aikaisemmin hyväksynyt tavaramerkkirekisteriin useita NETTI-alkuisia tavaramerkkejä. Tavaramerkkihakemuksen NETTIVENE hylkääminen merkitsee olennaista ja perusteetonta poikkeamista aikaisemmasta tulkintalinjasta.

Patentti- ja rekisterihallituksen ja markkinaoikeuden kannanotot eivät vastaa tietoliikenneyhteiskunnan realiteetteja. NETTIVENE on keksitty sanayhdistelmä, joka ei tarkoita mitään. Yleiskielessä ei ole ilmaisua "nettivene", eikä sitä tunneta kuluttajien keskuudessa. Merkin NETTIVENE perusteella kuluttaja ei pysty tietämään, minkälaisista tuotteista tai palveluista on kysymys. Tavaramerkki on siten ainoastaan suggestiivinen tai vähintäänkin heikosti erottamiskykyinen hakemuksen kattamille tavaroille ja palveluille.

Erottamiskykyä arvioitaessa on myös otettava huomioon, että valittajalla on useita NETTI-alkuisia internetissä toimivia palveluita, jotka muodostavat tavaramerkkiperheen. Niissä on kyse siitä, että kolmannet osapuolet voivat ladata palveluun erilaisia myynti-, vaihto- ja vuokrausilmoituksia. Valittajan muita palveluita ovat NETTIAUTO, NETTIMOTO, NETTIVARAOSA, NETTIKONE, NETTIKARAVAANI, NETTIMARKKINA, NETTIASUNTO ja NETTIMÖKKI. Valittajan muut NETTI-alkuiset tavaramerkit ja niiden laaja käyttö on omiaan lisäämään tavaramerkin NETTIVENE erottamiskykyä.

Valituksen kohteena oleva tavaramerkkihakemus on jätetty yhdessä valittajan useiden muiden NETTI-alkuisten tavaramerkkihakemusten kanssa. Useat näistä on hyväksytty rekisteröitäväksi.

Patentti- ja rekisterihallituksen tavaramerkkiyksikkö on 14.7.2011 antamillaan päätöksillä katsonut tavaramerkkihakemukset nrot T201002735 NETTIASUNTO ja T201002736 NETTIMÖKKI erottamiskykyisiksi luokan 35 palveluiden osalta. Mainitut tavaramerkkihakemukset ovat koskeneet merkkejä, joita käytetään internetissä tapahtuvien asuntoja ja mökkejä koskevien myynti-ilmoitusten yhteydessä.

Vastaavasti Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt tavaramerkit 239766 NETTIKARAVAANI ja 239765 NETTIMOTO luokan 35 palveluiden osalta. Kyseisiä merkkejä käytetään asuntoautoja tai -vaunuja ja moottoripyöriä koskevien ja internetissä julkaistavien myynti-ilmoitusten yhteydessä.

Lisäksi aikaisemmin on hyväksytty rekisteröitäväksi muun muassa tavaramerkit 222672 Nettifarmari, 250845 nettikasino, 233705 netti-kilpi, 38455 Nettikulma, 227566 Nettilähtö, 223964 Nettimaa, 229095 netti- nappi, 222668 Nettipehtori ja 237193 Nettiturva. Kaikki nämä ovat erottamiskyvyltään samantasoisia kuin haettu tavaramerkki. Esimerkiksi tavaramerkki Nettifarmari on hyväksytty maatalouspalveluille luokassa 42.

Hakija on valitusprosessin aikana supistanut tavara- ja palveluluokitustaan kahdesti: ensin 26.10.2012 Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunnalle ja sitten 7.4.2014 markkinaoikeudelle tämän annettua valittajalle tiedoksi Patentti- ja rekisterihallituksen 27.2.2014 lisälausunnon koskien valittajan aikaisempaa supistusta.

Markkinaoikeus antoi Patentti- ja rekisterihallituksen 27.2.2014 lisälausunnon valittajalle tiedoksi 7.3.2014 päivätyllä tiedoksiantoilmoituksella. Valittaja toimitti markkinaoikeudelle oman lisälausumansa 7.4.2014 ja esitti muun muassa lisäsupistuksen luokan 35 palveluihin ja muitakin argumentteja erottamiskyvyn puolesta.

Hakemus koskee lisäsupistuksen jälkeen seuraavia palveluja luokassa 35: Mainonta; mainostilan vuokraus; markkinointipalvelut; ilmoituspalvelut nimittäin myynti, vuokraus- ja vaihtoilmoitusten julkaiseminen ja mainostilan tarjoaminen internetissä.

Koska markkinaoikeus ehti tehdä oman päätöksensä samana päivänä 7.4.2014 ja koska valittajan lisälausuman toimittamisen aikaan markkinaoikeuden päätökset olivat jo postituksessa, ei valittajan lisälausumaa ja -supistusta voitu ottaa huomioon markkinaoikeuden päätöksessä.

Tavaramerkkiä NETTIVENE voidaan viimeistään lisälausuman ja -supistuksen johdosta pitää tavaramerkkilain 13 §:n tarkoittamalla tavalla erottamiskykyisenä. Se on lisäsupistuksen johdosta joka tapauksessa rekisteröitävissä kaikille luokan 35 palveluille.

Valittajalla on useita erilaisia internetissä toimivia myynti-, vaihto- ja vuokrausilmoituspalveluita, joissa julkaistaan kolmansien osapuolten lataamia ilmoituksia. Valittaja ei itse osallistu kaupankäyntiin eli myy, vaihda tai vuokraa esimerkiksi mökkejä, asuntoja, autoja, veneitä, koneita, varaosia tai asuntovaunuja, vaan tarjoaa alustan muiden osapuolten tällaista kaupankäyntiä varten ja myy kolmansille osapuolille palvelusta mainostilaa.

Valittajan muut internet-palvelut tunnetaan kaikki NETTI-alkuisista nimistään: NETTIAUTO, NETTIMOTO, NETTIVARAOSA, NETTIMARKKINA, NETTIKARAVAANI, NETTIKONE, NETTIASUNTO ja NETTIMÖKKI.

Valittajalla on siten tavaramerkkiperhe, jota yhdistää sana "netti". Kunkin valittajan internet-palvelun perään on lisätty kaupankäynnin kohteena olevia tuotteita kuvaava termi, esimerkiksi "varaosa", "mökki" tai "auto".

Unionin yleisen tuomioistuimen ratkaisun T-301/09 (CITIGATE) mukaan tavaramerkkiperheeseen kuuluvien tavaramerkkien erottamiskyky on lähtökohtaisesti vahvempi, koska jokainen tavaramerkkiperheeseen kuuluva tavaramerkki vahvistaa muiden perheeseen kuuluvien tavaramerkkien erottamiskykyä niiden yhteisen osan vuoksi (tuomion 119‒120 kohta).

Kun kohdeyleisö näkee tavaramerkin NETTIVENE olevan käytössä veneiden myynti-ilmoituspalvelun yhteydessä, se yhdistää sen nimenomaan valittajan tavaramerkkiperheeseen ja NETTI-alkuisiin palveluihin. Näin on varsinkin, kun kaikissa valittajan NETTI-alkuisissa palveluissa mainitaan selvästi myös valittajan muut NETTI-alkuiset sivustot. NETTIVENE toimii siten valittajan tavaroiden ja palveluiden tunnusmerkkinä. Tämän johdosta valittajan toteuttamaa tavaramerkin NETTIVENE käyttöä internetissä veneiden myymiseen tai tarjoamiseen ei tule pitää kuvailevana, vaan tavaramerkin erottamiskykyä vahvistavana käyttönä.

Vastaavalla tavalla tavaramerkkejä NETTIASUNTO ja NETTIMÖKKI, jotka on hyväksytty tavaramerkkirekisteriin paljon laajemmilla tavara- ja palveluluokituksilla, voitaisiin pitää kuvailevina, koska niitä käytetään internetissä toimivien matkailuautojen tai vapaa-ajan asuntojen myynti-ilmoittelua koskevan palvelun yhteydessä.

Muut internetissä veneitä tarjoavat tahot eivät käytä sanaa "nettivene" kuvaamaan tavaroidensa ja palveluidensa lajia tai laatua. Siten haetulle merkille ei ole myöskään vapaanapitotarvetta. Kuluttajat tunnistavat merkin NETTIVENE nimenomaan valittajan palvelun tunnukseksi.

Patentti- ja rekisterihallitus on valituksen johdosta antamassaan lausunnossa katsonut, ettei valituskirjelmässä ole esitetty mitään sellaista, mikä antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista päätöstä, sekä esittänyt lisäksi muun ohella seuraavaa:

Uutena seikkana valittaja on viitannut NETTI-alkuisten palveluidensa muodostamaan tavaramerkkiperheeseen. Kun otetaan huomioon Patentti- ja rekisterihallituksen sekä markkinaoikeuden päätöksissä esitetyt merkin erottamiskykyä koskevat perustelut, tämä ei kuitenkaan poista merkin erottamiskykyä koskevaa rekisteröinnin estettä.

Valittajan 7.4.2014 tekemä palveluluettelon supistus on luokituksellisesti hyväksytty, mutta se ei poista merkin erottamiskyvyttömyyttä palveluiden "markkinointipalvelut; ilmoituspalvelut, nimittäin myynti-, vuokraus- ja vaihtoilmoitusten julkaiseminen" osalta, kun otetaan huomioon Patentti- ja rekisterihallituksen sekä markkinaoikeuden päätöksissä esitetyt perustelut.

Yhtiö on vastaselityksessään toistanut vaatimuksensa ja esittänyt lisäksi muun ohella seuraavaa:

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunnossaan esittämä näkemys siitä, että merkki NETTIVENE on vailla erottamiskykyä, on alusta saakka ollut virheellinen. Katsoessaan ettei se, että NETTI-alkuiset yhtiön palvelut muodostavat tavaramerkkiperheen, poista merkin NETTIVENE erottamiskykyä koskevaa rekisteröinnin estettä, Patentti- ja rekisterihallitus on jättänyt ottamatta kantaa yhtiön esittämiin argumentteihin.

Yhtiö on viitannut unionin tuomioistuimen asiassa C-51/10 P, Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. v. SMHV antaman tuomion 73‒74 kohtaan, jota vastaavalla tavalla yhtiön mukaan myös Suomessa rekisteröintiviranomaisen tulee perustella syyt poiketa aikaisemmasta tulkintalinjastaan.

Lisäksi yhtiö on viitannut unionin yleisen tuomioistuimen tuomioon asiassa T-87/00, Bank für Arbeit und Wirtschaft AG v. SMHV (EASYBANK), jossa on todettu, että erottamiskyvyn puute ei voi johtua yksinomaan siitä, että tavaramerkin rakenteesta puuttuu ylimääräinen alkuperäisyys- tai mielikuvituksellisuuselementti. Tuomioistuin totesi kyseisessä tuomiossaan, että vaikka merkin sisältämien sanojen yhdistelmä ei ollut kovin mielikuvituksellinen, se oli riittävän erottamiskykyinen.

Patentti- ja rekisterihallitus ei ole esittänyt mitään hyväksyttävää syytä sille, miksi haetun merkin NETTIVENE erottamiskyky olisi vähäisempi kuin yllä mainittujen, rekisteröitäviksi hyväksyttyjen merkkien erottamiskyky.

Merkitään

Korkein hallinto-oikeus on tänään antamillaan eri päätöksillä ratkaissut NettiX Oy:n valitukset asioissa diaarinumero 1525/2/14 (NETTIMARKKINA), diaarinumero 1526/2/14 (NETTIKONE) ja diaarinumero 1527/2/14 (NETTIVARAOSA).

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Valitus hylätään. Markkinaoikeuden päätöksen lopputulosta ei muuteta.

Perustelut

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa on NettiX Oy:n valituksesta ratkaistavana, voidaanko NETTIVENE merkkiä pitää erottamiskykyisenä niille tavaroille ja palveluille, joille tavaramerkin rekisteröintiä on haettu. Merkin erottamiskyvystä johtuisi, että merkki olisi rekisteröitävissä tavaramerkiksi. Asian arvioinnissa on erityisesti otettava huomioon, mikä merkitys on annettava sille, että yhtiö on edelleen supistanut palveluluetteloa luokassa 35, sekä yhtiön muiden NETTI-alkuisten tavaramerkkien rekisteröinnin ja yhtiön mukaan näin syntyneen tavaramerkkiperheen tai -sarjan vaikutukselle haetun merkin erottamiskykyyn.

Yhtiö on markkinaoikeudelle antamassaan vastaselityksessä supistanut hakemustaan luokan 35 osalta koskemaan seuraavia palveluita: Mainonta; mainostilan vuokraus; markkinointipalvelut; ilmoituspalvelut; myynti-, vuokraus- ja vaihtoilmoitusten julkaiseminen ja mainostilan tarjoaminen internetissä. Näistä markkinaoikeus on pitänyt tavaramerkkiä erottamiskykyisenä palveluiden "mainonta; mainostilan vuokraus ja mainostilan tarjoaminen internetissä" osalta.

Yhtiö on markkinaoikeudelle antamassaan lisävastaselityksessä edelleen supistanut hakemuksen palveluluetteloa luokassa 35 kuulumaan seuraavasti: "Mainonta; mainostilan vuokraus; markkinointipalvelut; ilmoituspalvelut nimittäin myynti, vuokraus- ja vaihtoilmoitusten julkaiseminen ja mainostilan tarjoaminen internetissä". Yhtiön lisävastaselitys saapui markkinaoikeuteen samana päivänä, kun markkinaoikeus antoi valituksenalaisen päätöksensä, mutta vasta sen ajankohdan jälkeen, kun markkinaoikeuden päätös oli jo toimitettu postin välitettäväksi. Tämän vuoksi markkinaoikeus ei ole arvioinut yhtiön hakemuksen edelleen supistamisen merkitystä merkin rekisteröitävyydelle.

Yhtiön valituksessa tavaramerkki NETTIVENE vaaditaan siten rekisteröitäväksi myös seuraavien tavaroiden ja palvelujen osalta:

Luokka 9 Magneettiset tietovälineet, tallennelevyt;

Luokka 35 Markkinointipalvelut; ilmoituspalvelut, nimittäin myynti-, vuokraus- ja vaihtoilmoitusten julkaiseminen.

Luokka 42 Teknologiset palvelut sekä niihin liittyvä tutkimus ja suunnittelu; teolliset analyysi- ja tutkimuspalvelut; tietokonelaitteistojen ja -ohjelmistojen suunnittelu ja kehittäminen.

Korkein hallinto-oikeus katsoo yhtiön palveluluokan 35 osalta tekemästä supistuksesta huolimatta, että tavaramerkki NETTIVENE on valituksessa tarkoitettujen tavaroiden ja palvelujen osalta itsessään vailla erottamiskykyä.

Unionin tuomioistuin on yhtiön viittaamassa asiassa C-51/10 P Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. v. SMHV antamassaan tuomiossa (ECLI:EU:C:2011:139) todennut, että sisämarkkinoiden harmonisointiviraston on käytettävä toimivaltaansa noudattaen unionin oikeuden yleisiä periaatteita, kuten yhdenvertaisen kohtelun ja hyvän hallinnon periaatetta ja rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi koskevaa hakemusta tutkiessaan viraston on otettava huomioon jo tehdyt samanlaisia hakemuksia koskevat päätökset ja pohdittava erityisen huolellisesti sitä, onko tehtävä samanlainen päätös vai ei (tuomion 73‒74 kohta oikeustapausviittauksineen). Edelleen unionin tuomioistuin on todennut mainitussa tuomiossaan, että oikeusvarmuuden ja nimenomaan hyvän hallinnon vuoksi jokaisen rekisteröintihakemuksen tutkimisen on oltava tiukkaa, jotta vältettäisiin tavaramerkkien perusteeton rekisteröinti. Tutkinta on tehtävä jokaisessa konkreettisessa tapauksessa. Unionin tuomioistuimen mukaan merkin rekisteröinti tavaramerkiksi riippuu erityisistä kriteereistä, joita sovelletaan kunkin tapauksen tosiasiallisissa olosuhteissa ja joiden mukaisesti tarkastetaan, että merkki ei kuulu jonkin hylkäysperusteen alaisuuteen (tuomion 77 kohta oikeustapausviittauksineen). Kysymyksessä olevassa tuomiossaan unionin tuomioistuin on hylännyt perusteettomana valittajan esittämän valitusperusteen, jonka mukaan SMHV ei ollut seurannut aikaisempaa käytäntöään, kun se ei ollut hyväksynyt valittajan merkkiä yhteisön tavaramerkiksi.

Korkein hallinto-oikeus toteaa, että myös Patentti- ja rekisterihallituksen on pyrittävä mahdollisimman yhtenäiseen tavaramerkkien rekisteröintikäytäntöön. Vastaavasti kuin unionin tuomioistuin on mainitussa tuomiossaan C-51/10 P Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. v. SMHV todennut, merkin rekisteröiminen tavaramerkiksi riippuu kuitenkin siitä, täyttyvätkö tavaramerkkilain muun ohella merkin erottamiskykyä koskevat edellytykset Patentti- ja rekisterihallituksen arvioitavana olevan tapauksen tosiasiallisissa olosuhteissa. Yhtiön eräiden muiden NETTI-al-kuisten ja vastaavalla tavalla muodostettujen tavaramerkkien rekisteröinnistä ei voi näin ollen suoraan seurata, että tavaramerkkiä NETTIVENE olisi pidettävä erottamiskykyisenä haetussa laajuudessa. Näin on yhtiön erityisesti esille tuomien esimerkkien NETTIASUNTO ja NETTIMÖKKI osalta muun ohella siksi, että asuntoja ja mökkejä koskeva välitystoiminta luokitellaan palveluluokkaan 36, joita näiden tavaramerkkien rekisteröinnit eivät kata.

Tavaramerkit voivat joissakin tapauksissa muodostaa yhteisten piirteidensä perusteella tavaramerkkiperheen tai tavaramerkkisarjan (asia C-16/06 P, Les Éditions Albert René Sàrl v. SMHV, ECLI: EU:C:2008:739, 101 kohta ja asia C-234/06 P, Il Ponte Finanziaria v. SMHV, ECLI: EU:C:2007:514, 62 kohta). Tavaramerkkiperheen tai -sarjan olemassaolon edellytyksenä on yhtäältä se, että tällaisen tavaramerkkiperheen tai -sarjan muodostavia tavaramerkkejä on riittävä määrä ja toisaalta se, että tällaiseen tavaramerkkiperheeseen tai -sarjaan kuuluvat aikaisemmat tavaramerkit ovat jo markkinoilla (asia C-234/06 P, Il Ponte Finanziaria SpA v. SMHV, 64 ja 65 kohta ja yhdistetyt asiat T-303/06 RENV ja T-337/06 RENV, UniCredit v. SMHV – Union Investment Privatfonds (UNIWEB), ECLI:EU:T:2014:988, 58 kohta). Unionin tuomioistuin ja unionin yleinen tuomioistuin ovat eräissä tavaramerkkien välistä sekoitettavuutta koskevissa tuomioissaan käsitelleet tavaramerkkiperheen tai -sarjan olemassaoloa ja vaikutusta tavaramerkin rekisteröinnin estettä koskevan väitteen tai rekisteröinnin mitätöinnin kohteena olevan tavaramerkin erottamiskykyyn. Unionin yleinen tuomioistuin on katsonut kolmen aikaisemman väitemerkin olevan lukumäärältään vähäinen, mutta kuitenkin kysymyksessä olleessa tapauksessa riittävä muodostamaan tavaramerkkiperheen tai -sarjan sekaannusvaaraa arvioitaessa (yhdistetyt asiat T-303/06 RENV ja T-337/06 RENV, UniCredit v. SMHV – Union Investment Privatfonds (UNIWEB), 74 kohta). Unionin yleinen tuomioistuin on todennut oikeuskäytännöstä ilmenevän, että tavaramerkkien voidaan katsoa kuuluvan samaan tavaramerkkisarjaan tai -perheeseen etenkin silloin, jos niissä on kokonaisuudessaan sama erottamiskykyinen elementti ja ne erottuvat toisistaan siihen lisätyn kuvio‑ tai sanaelementin avulla, tai silloin, jos niille on ominaista sama prefiksi tai suffiksi, joka on alkuperäisen tavaramerkin osa (yhdistetyt asiat T-303/06 RENV ja T-337/06 RENV, UniCredit v. SMHV – Union Investment Privatfonds (UNIWEB), 72 kohta). Se, että yhteinen osa on kaikkien kysymyksessä olevien tavaramerkkien alkuosassa, on ominaispiirre, joka on omiaan aiheuttamaan sen, että rekisteröitäväksi haetut tavaramerkit liitetään aikaisempien tavaramerkkien perheeseen (yhdistetyt asiat T-303/06 RENV ja T-337/06 RENV, UniCredit v. SMHV – Union Investment Privatfonds (UNIWEB), 81 kohta). Se, että kyseessä on tavaramerkkisarja tai ‑perhe, on merkityksellistä arvioitaessa rekisteröitäväksi haetun merkin ja kyseisen sarjan välisen mielleyhtymän vaaraan liittyvän sekaannusvaaran olemassaoloa vain, jos kyseisten tavaramerkkien yhteinen osa on erottamiskykyinen (yhdistetyt asiat T-303/06 RENV ja T-337/06 RENV, UniCredit v. SMHV – Union Investment Privatfonds (UNIWEB), 82 kohta).

Korkein hallinto-oikeus toteaa, että tavaramerkin kuulumisella tavaramerkkisarjaan tai -perheeseen saattaa olla merkitystä muulloinkin kuin sekoitettavuutta arvioitaessa, esimerkiksi nyt esillä olevassa tilanteessa, jossa NETTI-etuliitteen sisältävään tavaramerkkiperheeseen tai -sarjaan vedotaan NETTIVENE-merkin erottamiskykyä vahvistavana tekijänä tavaramerkin rekisteröintiä haettaessa. Erottamiskykyä on kuitenkin arvioitava rekisteröintihakemuksen jättöhetken tilanteen mukaan ja tavaramerkkiperheen tai -sarjan vaikutusten arvioinnissa on edellä esitetysti otettava huomioon perhettä tai sarjaa yhdistävän merkkiosan erottamiskyky.

Yhtiö on samanaikaisesti nyt esillä olevan NETTIVENE-merkin kanssa hakenut rekisteröitäväksi useita muita NETTI-alkuisia tavaramerkkejä, niiden joukossa NETTIVENE-merkkiä piirteeltään eniten muistuttava NETTIAUTO. NETTIAUTO-merkillä ei siten ole voinut olla vaikutusta arvioitaessa sitä, kuuluuko NETTIVENE-merkki yhtiön aikaisemmin rekisteröityjen tavaramerkkien mahdollisesti muodostamaan tavaramerkkiperheeseen tai -sarjaan. Aikaisempiin hakemuksiin perustuvia rekisteröintejä yhtiöllä on NETTIVENE-merkin rekisteröintihakemuksen jättöajankohtana ollut ainoastaan kaksi, 1.3.2006 rekisteröitäviksi haetut NETTIMOTO ja NETTIKARAVAANI. Ottamatta lähemmin kantaa siihen, onko yhtiön aikaisempien rekisteröintien määrää pidettävä unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä tarkoitetulla tavalla riittävänä, korkein hallinto oikeus toteaa, että kun yhtiön tavaramerkkien yhteisen etu- liitteen NETTI erottamiskyvyn arvioinnissa otetaan huomioon netti-sanan sisältämät muiden haltijoiden tavaramerkkirekisteröinnit sekä sen nykyinen, notorisesti yleinen käyttö internetiin viittaavassa merkityksessä, NETTIVENE-tavaramerkin rekisteröinnin hakemishetkellä ei ole ollut kysymys sellaisesta tavaramerkkiperheestä tai -sarjasta, jonka vuoksi NETTIVENE-tavaramerkkiä olisi kuvailevuudestaan huolimatta pidettävä erottamiskykyisenä käsillä olevassa asiassa tarkoitettujen tavaroiden ja palvelujen tavaramerkkinä. NETTIVENE-merkkiä ei siten ole voitu merkin erottamiskyvyn puutteen vuoksi tältä osin rekisteröidä tavaramerkiksi.

Tämän vuoksi ja kun muutoin otetaan huomioon edellä ilmenevät markkinaoikeuden päätöksen perustelut ja siinä mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, markkinaoikeuden päätöksen lopputuloksen muuttamiseen ei ole perusteita.

Asian ovat ratkaisseet presidentti Pekka Vihervuori sekä hallintoneuvokset Alice Guimaraes-Purokoski, Mikko Pikkujämsä, Vesa-Pekka Nuotio ja Antti Pekkala. Asian esittelijä Kristina Björkvall.