Annat beslut 5081/2016

Besvär som gäller registrering av varumärke

Givet: 30.11.2016
Liggarnummer: 5081
Diarienummer: 778/2/15
ECLI: ECLI:FI:KHO:2016:T5081

Ärende Besvär som gäller registrering av varumärke

Ändringssökande Ellos AB

Beslut som överklagas

Marknadsdomstolen 4.2.2015 nr 74/15

Ärendets tidigare handläggning

Patent- och registerstyrelsen har med sitt beslut 13.1.2012 avslagit Ellos AB:s ansökan nr T201102063, inlämnad 27.6.2011, om registrering av varumärket ELLOS för kläder, skodon och huvudbonader i klass 25.

Enligt motiveringarna i Patent- och registerstyrelsens beslut är det till registrering sökta märket beträffande ansökans alla varor förväxlingsbart med de för varor av samma och liknande slag registrerade gemenskapsvarumärkena nr 1339274 Q-ellos (figurmärke), nr 8149551 Q-ellos (figurmärke) och nr 8540304 Q+ELLOS (figurmärke).

Det ansökta varumärket ingår i sin helhet i hindermärkena. Den i hindermärkena därtill ingående bokstaven Q eller hindermärkenas figurelement räcker inte till för att avlägsna förväxlingsbarheten.

Sökanden har hänvisat till sin tidigare registrering nr 131501, som gäller märkeshelheten ELLOS PLUS. Enligt Patent- och registerstyrelsens gällande praxis kan tidigare rätt till ett märke baseras endast på ett identiskt märke.

Bolaget har anfört besvär över beslutet till Patent- och registerstyrelsens besvärsnämnd. Ärendet har enligt 2 § i lagen om införande av lagen om upphävande av lagen om behandling av besvärsärenden vid Patent- och registerstyrelsen (1130/2013) överförts till marknadsdomstolen för handläggning i enlighet med bestämmelserna i förvaltningsprocesslagen.

Marknadsdomstolens avgörande

Marknadsdomstolen har med sitt överklagade beslut förkastat besvären.

Marknadsdomstolen har motiverat sitt beslut enligt följande:

Frågeställningen i ärendet

I ärendet är det fråga om huruvida det sökta märket ELLOS är förväxlingsbart med de i det överklagade beslutet nämnda gemenskapsvarumärkena nr 1339274 Q-ellos (figur), nr 8149551 Q-ellos (figur) och nr 8540304 Q+eLLOS, egentligen Q+ELLOS, (figur) som registrerats på basis av tidigare ansökningar. Därtill är det fråga om huruvida ändringssökandens tidigare varumärkesregistrering nr 131501 ELLOS PLUS eller den påstådda genom inarbetning förvärvade tidigare rätten till märket ELLOS ska tillmätas betydelse vid bedömningen av förväxlingsbarheten.

Tillämpliga bestämmelser

Ett varumärke får enligt varumärkeslagen 14 § 1 mom. (996/1983) 9 punkten (56/2000) inte registreras om märket kan förväxlas med ett gemenskapsvarumärke som har registrerats på basis av en tidigare ansökan. Enligt 6 § 1 mom. (996/1983) varumärkeslagen anses kännetecken förväxlingsbara endast om de avser varor av samma eller liknande slag.

Varuslagslikhet

Det är ostridigt att det sökta märkets varor "kläder, skodon, huvudbonader" i klass 25 är av samma slag som varorna "skjortor" för det motanförda gemenskapsvarumärket nr 1339274 Q-ellos (figur), varorna "skjortor och kostymer" för det motanförda gemenskapsvarumärket nr 8149551 Q-ellos (figur) och varorna "kläder, fotbeklädnader (ej ortopediska) och huvudbonader, speciellt skjortor och kostymer" för det mot-anförda gemenskapsvarumärket nr 8540304 Q+eLLOS, egentligen Q+ELLOS, (figur) i den motsvarande klassen 25.

Med hänsyn till de ifrågavarande varornas karaktär ska de anses vara avsedda för allmän konsumtion. Således ska omsättningskretsen anses bestå av genomsnittskonsumenter som är normalt informerade samt skäligen uppmärksamma och upplysta.

Märkeslikhet och förväxlingsbarhet

Enligt vedertagen rättspraxis ska bedömningen av förväxlingsbarheten mellan varumärkena grunda sig på varumärkenas visuella, fonetiska eller begreppsmässiga likhet och hänsyn ska särskilt tas till märkenas särskiljande och dominerande beståndsdelar.

Det sökta märket består av ordet ellos. I de motanförda gemenskapsvarumärkena utgörs orddelen av den inledande bokstaven Q som binds samman med ordet ellos med ett bindestreck eller ett +‑tecken. I märkena nr 1339274 Q-ellos (figur) och nr 8149551 Q-ellos (figur) är orddelen understreckad och innesluten i en mörk rektangel. Ordet ellos behåller en betydande och självständig roll i märket, eftersom det åtskilts från bokstaven Q med antingen ett bindestreck eller ett +-tecken. En enskild bokstav i början av märket som är urskiljbar från resten av texten ska i regel inte anses vara en särskiljande del av märket. De ovan nämnda rektangulärt formade figurerna samt understreckningen av texten i märkena utgör geometriska former som är synnerligen vanliga för varorna i klass 25. Bokstaven Q samt det obetydliga figurelementet är därmed av sekundär betydelse i helhetsintrycket av de motanförda märkena. Den klart särskiljande och dominerande beståndsdelen i märkena är således ordet ellos. Ordet ellos avser ett personligt pronomen i tredje person pluralis i det spanska språket, men denna innebörd känner den finska genomsnitts-konsumenten inte till. Således har ordet inte något betydelseinnehåll och det kan anses äga en normal särskiljningsförmåga för de registrerade varorna i klass 25.

Vid en helhetsbedömning av förväxlingsbarheten mellan de ifrågavarande varumärkena är således ordet ellos avgörande. Det sökta märket har bildats av ordet ellos, som ingår i de tidigare registrerade gemenskapsvarumärkena, och som visuellt är i det närmaste identiskt och fonetiskt helt identiskt med de tidigare märkenas centrala och särskiljande del ellos. Ordet ellos kan inte anses ha något betydelseinnehåll, varför märkenas begreppsmässiga likhet inte kan bedömas. En genomsnittskonsument uppfattar att de varor märkena avser har samma kommersiella ursprung och detta motverkas inte av bokstaven Q eller de obetydliga figurelementen i gemenskapsvarumärkena.

På ovan nämnda grunder finner marknadsdomstolen att det till registrering sökta märket ELLOS som helhet betraktat är förväxlingsbart med gemenskapsvarumärkena nr 1339274 Q-ellos (figur), nr 8149551 Q-ellos (figur) och nr 8540304 Q+eLLOS, egentligen Q+ELLOS, (figur).

Tidigare rättsgrund

Ändringssökanden har i sina besvär hävdat att bolaget har en tidigare rättsgrund till märket ELLOS både genom sin tidigare registrering av märket ELLOS PLUS och eftersom det sökta märket ELLOS har inarbetats.

Av 7 § (7/1964) varumärkeslagen följer att då flera enligt lagens 1 eller 2 § gör anspråk på ensamrätt till varukännetecken, som är förväxlingsbara, ska företräde ges den som kan åberopa tidigaste rättsgrund, om inte annat följer av lagens 8 (39/1993) eller 9 § (7/1964).

Högsta förvaltningsdomstolen har i sitt beslut 20.8.2013 liggarnummer 2575 med hänvisning till ovan nämnda lagrums förarbeten (RP 128/62 rd) funnit att det av tidsprioritetsregeln enligt 7 § varumärkeslagen inte kan härledas en rätt att få registrerat en variation av ett varumärke som skyddas av en tidigare registrering oberoende av ett registreringshinder som ska beaktas enligt 14 § varumärkeslagen. Högsta förvaltningsdomstolen har därtill i sitt beslut 18.3.2014 liggarnummer 816 vidmakthållit Patent- och registerstyrelsens besvärsnämnds beslut, enligt vilket besvärsnämnden tolkat registreringshindret på motsvarande sätt.

Marknadsdomstolen finner på ovan nämnda grunder att ändringssökandens tidigare varumärkesregistrering inte ska tillmätas betydelse vid bedömningen av den ovan avsedda förväxlingsbarheten. Eftersom de mot-anförda gemenskapsvarumärkena har registrerats på basis av tidigare ansökningar innan märket ELLOS sökts till registrering har en eventuell inarbetning av det nämnda märket inte någon betydelse i ett ärende som gäller dess registrering. Därför är det inte nödvändigt att bedöma den företedda bevisningen beträffande den påstådda inarbetningen av märket ELLOS.

Ärendet har avgorts av marknadsdomstolens ledamöter Anne Ekblom-Wörlund, Sirkku Seppälä och Sanna Holkeri.

Handläggning i högsta förvaltningsdomstolen

Ellos AB har i sina besvär yrkat att högsta förvaltningsdomstolen upphäver marknadsdomstolens och Patent- och registerstyrelsens beslut och returnerar ärendet till Patent- och registerstyrelsen för förnyad behandling.

Bolaget har till stöd för sitt yrkande upprepat vad det tidigare har anfört i ärendet och särskilt fäst uppmärksamhet vid följande:

De som hinder anförda märkena skiljer sig som helhet betraktade tydligt från det ansökta märket. Den starka dominanten Q- i början av märket drar den största uppmärksamheten till sig vid den visuella granskningen. Märkena skiljer sig således visuellt från varandra. Av samma orsak stöder inte heller den fonetiska jämförelsen av märkena förväxlingsbarheten. Då de ifrågavarande märkena uttalas, får det starka Q:et uttalet av märkena, som jämförs, att låta helt annorlunda. Eftersom märkena inte har något betydelseinnehåll, kan de inte heller ha någon begreppsmässig likhet.

Man kan inte anse i detta fall att det ansökta märket i sin helhet ingår i de tidigare märkena. I de tidigare märkena framträder inte ordet "ellos" som ett självständigt fristående ord utan är så att säga inne i märket.

Högsta förvaltningsdomstolens beslut (368/3/12 och 369/3/12) är inte väsentliga för det här fallet. I enlighet med dem kan ägaren av en tidigare rätt nog inte automatiskt registrera en variation av sitt märke i den situationen där en annan part senare också har registrerat det ifrågavarande märket. I ärendet har man emellertid inte alls gjort en förväxlingsbarhetsbedömning enligt högsta förvaltningsdomstolens tidigare beslut, eftersom högsta förvaltningsdomstolen returnerade ärendet på grund av inskränkning av varuförteckningen till Patent- och registerstyrelsen för förnyad behandling utan att direkt ta ställning till ifall märket skulle vara registrerbart med beaktande av helhetsintrycket av hindermärkena och deras tidigare rätt.

Den inlämnade bevisningen är tillräcklig för att påvisa att det nu ansökta märket ELLOS är välkänt och att märket i själva verket har inarbetats som sökandens märke för de ifrågavarande varorna redan för länge sedan. Märket har hela tiden varit i användning och det är fortfarande ett av de mest välkända märkena i Finland, då man beställer varor tillhörande klass 25. Märket är notoriskt välkänt i Finland. Märket har också varit registrerat i Finland redan sedan början av nittiotalet genom märket nr 131501 ELLOS PLUS. Sökanden har alltså äldre rätt till ordet ELLOS. I nämnda registrering har nämligen skyddet inskränkts så att ordet PLUS är utanför skyddet och märkesdelen som skyddas är ordet ELLOS.

Bolaget har också 30.5.2014 lämnat in en ansökan om anteckning av märket ELLOS i Patent- och registerstyrelsens förteckning över välkända varumärken. På bolagets internetsidor http://www.ellos.fi/ kan man se att märket används och kontinuerligt har använts som varumärke för kläder, skodon och huvudbonader. Via Wayback Machine-tjänsten på internet kan man se att märket har varit i användning åtminstone redan från år 1996 framåt (https://web.archive.org/web/19980701162515/http://www.ellos.fi/luettelo/index.cfm).

Patent- och registerstyrelsen har i sitt utlåtande med anledning av besvären anfört att besvärsskrivelsen innehåller en upprepning av vad bolaget tidigare anfört och ingenting sådant som skulle ge anledning till ändring av det överklagade beslutet.

Bolaget har i sitt genmäle upprepat sitt yrkande jämte motiveringar.

Bolaget har kompletterat besvären med utredningsresultat för att visa att ELLOS varit mycket väl känt inom klädesbranschen åren 2010‒2015.

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande

Högsta förvaltningsdomstolen har prövat ärendet och avslår besvären. Ärendet slutar på det sätt som framgår av marknadsdomstolens beslut.

Skäl till högsta förvaltningsdomstolens avgörande

Ellos AB har i sina besvär bestridit, att varumärket ELLOS ger upphov till förväxling med de tidigare registrerade gemenskapsvarumärkena, numera EU-varumärkena nr 1339274 Q-ellos (figur), nr 8149551 Q-ellos (figur) och nr 8540304 Q+ELLOS (figur). Bolaget har särskilt betonat, att både dess tidigare varumärkesregistrering nr 131501 ELLOS PLUS och den omständigheten att kännetecknet ELLOS är inarbetat och väl känt ska beaktas vid bedömningen av risken för förväxling.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar, att bestämmelsen om tidigare rättsgrund i varumärkeslagens 7 § (7/1964, numera varumärkeslagens 9 §) inte är tillämplig vid prövningen av förutsättningarna för registrering av ett varumärke, utan bestämmelsen ger företräde för en tidigare varumärkesrätt framom ett sedermera registrerat eller inarbetat varumärke vid en kollision som prövas med anledning av ett påstått varumärkesintrång.

Vid bedömningen av eventuell risk för förväxling ska likväl alla relevanta omständigheter beaktas, bland annat särskiljningsförmågan hos de varumärken som är föremål för jämförelsen. I motsats till vad marknadsdomstolen har ansett, kan den omständigheten att sökanden har en egen varumärkesrätt med tidigare prioritet än de varumärken som anförts som registreringshinder ha en viss effekt på bedömningen.

De varumärken som anförts som registreringshinder har registrerats parallellt med Ellos AB:s tidigare varumärke nr 131501 ELLOS PLUS. Detta kan i viss mån anses begränsa deras särskiljningsförmåga. Om bolagets kännetecken ELLOS skulle ha varit inarbetat eller rent av välkänt då ansökan om registrering av ELLOS som varumärke lämnades in skulle detta också kunna anses ha en liknande effekt.

Varken av registreringen av varumärket nr 130501 ELLOS PLUS eller av den utredning som bolaget företett till stöd för att kännetecknet ELLOS skulle vara inarbetat eller välkänt kan likväl dras den slutsatsen, att de mothållna registreringarnas skyddsomfång skulle ha försvagats så mycket, att varumärket enligt ansökan ELLOS skulle kunna registreras utan risk för att förväxlas med EU-varumärkena nr 1339274 Q-ellos (figur), nr 8149551 Q-ellos (figur) och nr 8540304 Q+ELLOS (figur).

På grund av likheten mellan märkena och det faktum att de gäller identiska varor finns det inte skäl att bedöma risken för förväxling annorlunda än marknadsdomstolen har gjort.

På dessa grunder och med beaktande av de skäl och bestämmelser som marknadsdomstolen har anfört till stöd för sitt beslut, yrkandena i högsta förvaltningsdomstolen och utredningen i ärendet finns det inte skäl till ett annat slut i ärendet än det som framgår av marknadsdomstolens beslut.

Ärendet har avgjorts av förvaltningsråden Niilo Jääskinen, Matti Halén, Alice Guimaraes-Puro­koski, Anne Nenonen och Maarit Lindroos. Föredragande Kiristina Björkvall.

 
Publicerad 30.11.2016